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2024후10108 등록무효(특) (라) 파기환송
[특허발명의 명세서 기재요건 위반 여부가 문제된 사건]
◇1. 특허발명의 청구항에는 명확한 기재만 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는지 여부(적극) 및 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부에 관한 판단기준, 2. 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정 취지 / 물건 발명에서 발명의 ‘실시’의 의미 및 발명의 설명이 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있는 경우◇
1. 특허법 제42조 제4항 제2호는 ‘청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다’고 규정하고 있고, 제97조는 ‘특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다’고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 그러므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이, 발명에 관한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여, 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 등 참조).
2. 특허법 제42조 제3항 제1호는 ‘발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다’고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).
그런데 ‘물건 발명’의 경우, 그 발명의 ‘실시’라 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 등 참조).
☞ 피고들은 ‘신호 데이터베이스를 이용한 시뮬레이터’에 관한 발명(이하 ‘이 사건 특허발명)의 특허권자인데, 이 사건 특허발명이 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건에 위반되어 무효인지 여부가 문제된 사안임
☞ 원심은, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)이 그 청구범위에 불명료한 기재가 포함되어 있어 통상의 기술자가 그 발명을 명확하게 파악할 수 없고, 발명에 관한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않아서 이 사건 제1항 발명과 그 종속항인 제2항, 제3항 발명 모두 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였음
☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있고, 그 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있으며, 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있어서 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기ㆍ환송함
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