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l 사건 개요 및 판시 요지
1) 중국에서의 인지도 : 즉 ① 상명실업은 2007년 무렵부터 중국 등에서 선사용상표 1-1 및 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2를 티 포트 등 차 도구 제품에 사용하여 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.)까지 약 10년 동안 상명실업의 유리 티 포트 등 차 도구 제품의 상표로 사용하였고, 그중 선사용상표 1-2 및 선사용상표 1-3에 대해서는 이 사건 등록상표의 출원일 이전인 2010. 7. 21. 및 2013. 4. 21. 각 상표등록을 마친 점, ② 글로벌 시장조사기관인 ‘QY 리서치(QY Research)’가 2019년 무렵 발간한 ’QY 리서치 글로벌 차 도구 보고서‘에 의하면, 2014년부터 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 직전인 2016년까지의 상명실업의 선사용상표 1-1이 표시된 티 포트 등 제품의 총 누적 판매량은 합계 2,163,000개이고, 총 누적 매출액은 합계 미화 28,830,000달러에 이를 뿐만 아니라, 그 판매량을 기준으로 볼 때 상명실업은 위 보고서에 소개된 중국 내 주요 차 도구 판매업체 13개 중 4위를 차지하는 등 상당한 정도의 시장 점유율을 차지하고 있었던 것으로 보이는 점, ③ 상명실업의 선사용상표 1-1이 표시된 티 포트 등 차 도구 제품은 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 상명실업의 중국 내 다수의 공식 판매점과 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매되었고, 일부 인터넷 쇼핑몰에 소비자들의 상품평이 소개되거나 다수의 웹사이트에서 소개되는 등 중국 내 소비자들의 관심을 받았던 것으로 보이는 점, ④ 이 사건 등록상표 출원일 이전인 2016. 7. 12.자 중국의 인터넷 백과사전인 후둥백과사전에도 상명실업의 티 포트 등 제품이 중국 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다는 취지로 소개된 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1-1 또는 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2는 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 당시 중국의 수요자 또는 거래자 사이에 티 포트 등과 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려졌다고 봄이 상당하다.
2) 국내에서의 인지도 : ① 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 상명실업의 티 포트 제품은 적어도 2010년 무렵부터는 이미 국내에 수입되고 있었던 것으로 보이고, 그 이후인 2012년부터 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.)까지 원고에 의해 국내에 수입되어 원고의 웹사이트와 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서 판매됨에 따라 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 이 사건 등록상표의 출원일까지 약 7년간 상명실업의 티 포트 제품의 상표로 사용된 점, ② 원고가 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 상명실업의 티 포트 제품을 국내에 수입한 금액이 미화 722,943달러에 이르는 점, ③ 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 상명실업의 티 포트 제품이 원고의 웹사이트뿐만 아니라 옥션 등 인터넷 쇼핑몰에서도 판매된 점, ④ 원고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 차 관련 박람회 및 잡지 등을 통하여 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 상명실업의 티 포트 제품을 꾸준히 광고하였을 뿐만 아니라 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2가 표시된 상명실업의 티 포트 제품 등과 관련한 다수의 인터넷 네이버 블로그나 카페 게시글이 존재하였던 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1-1 또는 그와 동일성이 있는 선사용상표 1-2는 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 4. 18.) 당시 국내의 수요자 사이에도 티 포트 등과 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려졌다고 봄이 상당하다.
나) 피고에게 부정한 목적이 존재하였는지 여부 : 피고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 국내 또는 외국의 수요자나 거래자 사이에 상명실업의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2를 모방함으로써, 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 보아야 한다.
① 이 사건 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자나 거래자 사이에 상명실업의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다. ② 이 사건 등록상표는 그 구성 문자가 별다른 사전적 의미가 없는 조어에 해당하는 등 비교적 창작성이 높다고 할 수 있는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2과 표장이 극히 유사하다. ③ 이 사건 등록상표의 지정상품인 다기세트, 차세트(식기) 등은 선사용상표 1-1 또는 선사용상표 1-2의 사용상품인 티 포트 등과 동일‧유사하거나 적어도 밀접한 경제적 견련관계를 가지고 있다. ④ 피고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 중국 상품 주문 관련 서비스 및 중국 상품 수입 관련 교육 서비스를 제공하는 인터넷 네이버 카페 ‘온라인 판매자 협동조합’을 운영하면서 중국 현지 시장조사 등을 통해 중국 상품에 대한 정보를 계속하여 수집해왔던 점 등에 비추어 피고는 이 사건 등록상표 출원일 무렵에 중국의 수요자 사이에 선사용상표 1-1 및 선사용상표 1-2가 상명실업의 제품을 표시하는 상표로 인식되어 있던 상표라는 사실을 잘 알고 있었던 것으로 보인다. ⑤ 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 이 사건 등록상표 이외에도 다양한 지정상품 등에 관한 총 187건의 상표를 출원하였다가 그중 50건에 대하여 상표등록이 거절되었고, 피고의 일부 모방상표 출원에 대하여 선사용자로부터 항의를 받았을 뿐만 아니라 사용의사가 없다는 이유로 이의신청이 제기되어 등록이 거절되기도 하였다.
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