|
사 건 : 특허법원 2011. 5. 25. 선고 2010허1398 등록취소(상) 판결
판시사항 :
1. 미국의 LANHAM ACT의 규정을 근거로, 상표법 제73조 제1항 제7호의 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’에 해당하지 아니하여 청구인 적격이 없다고 판시한 사례.
2. 독점판매계약의 계약 명의인은 원고가 대표이사로 있던 A회사와 피고 1이 부대표로 있던 회사인 피고 2임에도, 상표법 제23조 제1항 제3호 본문과 관련하여 원고가 피고 1의 대리인인 자에 해당한다고 본 사례.
판결요지 :
1. 상표법 제73조 제1항 제7호는 ‘제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우’에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 위 규정의 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’란 조약당사국에 등록된 상표권자 또는 사용주의 국가에서 사용에 의해 독점배타권을 가지게 된 자를 의미하고 전용사용권자나 통상사용권자는 이에 해당하지 아니한다.
한편 미국 상표법인 THE LANHAM ACT Sec. 5(15 USCS 1055)는 ‘등록된 상표나 등록출원된 상표가 관계회사들에 의하여 정당히 사용되는 경우, 그러한 사용의 이익은 등록권자나 출원인에게 귀속되고, 그러한 사용이 공중을 기만하는 것이 아닌 한 상표 또는 그 등록의 효력에 영향을 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있고, 위 법 Sec. 45(15 USCS 1127)은 ‘관계회사란 표장이 사용되는 상품이나 서비스의 성질이나 품질에 관하여 정당하게 상표권자나 등록출원인을 통제하거나 또는 그들로부터 통제되는 모든 인(person)을 의미한다.’고 규정하고 있다.
피고 2가 이 사건 등록상표의 출원 전 미국에서 비교대상상표를 사용한 사실은 인정되나 피고 2의 비교대상상표의 등록 전 사용 무렵 피고 1이 피고 2의 부대표로서 실질적으로 비교대상상표가 사용되는 상품이나 서비스의 성질이나 품질에 관하여 피고 2를 정당하게 통제하였다 할 것이고, 그 후 피고 1이 비교대상상표를 등록하였으므로, 피고 2는 위 THE LANHAM ACT Sec. 5(15 USCS 1055)의 ‘관계회사’에 해당하여 그 상표 사용의 이익은 등록권자인 피고 1에게 귀속된다 할 것이므로, 피고 2는 상표법 제73조 제1항 제7호의 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’에 해당하지 아니한다.
2. 원고가 그 주식의 37% 가량을 소유하며 대표이사로서 운영하고 있는 A회사는 2006. 4. 30. 당시 피고 1이 부대표로 있던 피고 2와 사이에 피고 2가 생산한 비교대상상표가 부착된 가방 등에 관하여 24개월 간 한국 및 일본에서의 독점판매계약을 체결한 사실, A회사는 위 계약에 따라 2007. 6. 27. 무렵부터 2008. 4. 30.경 계약이 해지될 때까지 비교대상상표가 부착된 가방 등을 수입하여 국내에서 판매 및 광고한 사실, 위 계약상 원고와 피고 1이 모든 통지, 요청, 동의, 기타 연락의 실질적 수신인으로 지정된 사실, 위 계약 체결 과정에서 원고와 피고 1이 계약체결과정을 실질적으로 주도하였고 계약서에도 원고와 피고 1이 직접 서명한 사실, 특히 피고 1은 위 계약 당시 피고 2의 대표는 아니고 부대표였음에도 피고 2를 대표하여 서명한 사실, 위 계약 당시부터 현재까지 A회사의 이사로는 원고 외에는 원고의 아내인 OOO 뿐인 사실, 비교대상상표가 부착된 가방과 관련된 거래계약서 일부의 거래당사자 표시가 A회사 외에도 원고가 감사로 있는 B회사도 되어 있는 사실, B회사가 거래당사자로 되어 있는 거래계약서 중 일부는 B회사가 정식으로 설립되기 전에 작성된 사실, 피고 1은 위 계약 체결 후 미국에서 비교대상상표의 권리자로 등록되었고 현재 피고 2의 대표인 사실, 원고가 2006. 7. 4. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록되었으나 원고는 이 사건 등록상표를 A회사의 영업이 아닌 독자적 용도로 사용하지는 아니한 사실을 인정할 수 있다.
위와 같은 사실 등에 나타나는 위 독점판매계약의 내용 및 체결 경위, 원고와 A회사 및 B회사와의 관계, 피고 1과 피고 2와의 관계, 피고 1이 비교대상상표를 등록한 점, 원고가 이 사건 등록상표를 등록하였으나 독자적으로 사용하지는 아니한 점 등에 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품의 동일․유사성이 매우 큰 점 등을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고 1의 대리인인 자에 해당한다고 봄이 상당하다.
참조조문 : 상표법 제73조 제1항 제7호, 구 상표법 23조 제1항 제3호 본문, THE LANHAM ACT Sec. 5(15 USCS 1055), Sec. 45(15 USCS 1127)
참조판례 : 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결
상고 여부 : 상고심 계속중
|
