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[사 건]
특허법원 2011. 8. 12. 선고 2010허7488 판결 [등록무효(특)]
[판시사항]
가. 정정발명의 특허청구범위에 ‘서방성’이라는 용어가 사용되고 있는데, 그 발명의 국제출원의 명세서상에는 ‘controlled realease’라고 기재되어 있고, 출원번역문에는 이 용어가 ‘방출억제성’으로 번역되어 있는 경우, 그 발명이 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 해당하는 것인지 여부(소극)
나. 특허청구범위에 혈중농도 프로파일을 발명의 구성요소로 기재하면서, 그 혈중농도 프로파일을 달성할 수 있는 개별적인 서방성 물질의 선택 및 서방성 제형의 제조방법에 관하여는 구체적으로 기재하고 있지 않은 경우, 그 특허청구범위가 명확하게 기재되지 않은 것이거나 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않아 기재가 불비한지 여부(소극)
다. 특허청구범위에 ‘용출률’이나 ‘혈중농도 프로파일’이 기재되어 있는 경우, 이는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 해당하지 않아 특허청구범위의 기재요건에 위배되는지 여부(소극)
라. 투여 후 2∼4.5시간 사이에서 최대 혈중농도에 도달하도록 하면서도 매 12시간마다 투여를 반복한 후 평균 10 내지 14시간대까지에서 평균 최소혈중농도를 유지하는 옥시코돈 서방성 제형을 제공하는 혈중농도 프로파일 구성을 포함하고 있는 이 사건 정정발명이, 단순히 옥시코돈을 유효성분으로 하는 서방성 기제를 제공할 뿐 이러한 혈중농도 프로파일에 관한 대응 구성이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, 이를 내재하고 있다고 볼 수도 없고, 암시조차 되어 있지 않은 비교대상발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부(소극)
[판결요지]
가. (1) 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제213조는 ‘국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서․청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명이나 국제출원일에 제출된 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명 외의 발명에 관하여 특허된 경우’를 특허무효심판사유의 하나로 규정하고 있다.
(2) 이 사건 제1 내지 4, 7 내지 10항 정정발명이 ‘서방성’ 물질 또는 ‘서방성’ 매트릭스를 포함하는 발명이고, 이 사건 정정발명의 출원번역문에는 국제출원의 명세서상의 ‘controlled realease’가 ‘서방성’이 아닌 ‘방출억제성’이라는 용어로 번역되어 있음은 원고가 지적하는 바와 같으나, 일반적으로 약제학 분야에서 ‘서방성’이라는 용어와 ‘방출억제성’이라는 용어는 혼용되어 서로 같은 의미로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 위 각 정정발명이 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 해당한다고 볼 수는 없다.
나. 비록 이 사건 정정발명의 특허청구범위에 혈중 농도 프로파일을 달성할 수 있는 개별적인 서방성 물질의 선택 및 서방성 제형의 제조방법에 관하여 구체적으로 기재되어 있지 않다고 하더라도, 통상의 기술자라면 이 사건 정정발명의 특허청구범위 및 상세한 설명에 옥시코돈을 유효성분으로 하는 서방성 제형으로써 달성하고자 하는 혈중농도 프로파일과 그 실시예로 제조된 제형의 시험관 내 용출률을 기준으로 삼고, 상세한 설명에 개시된 구체예와 실시예를 참조하여, 특허청구범위에 기재된 서방성 물질에 서방성 제형의 제조에 관한 일반적인 기술을 적용함으로써, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이도 이 사건 정정발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있다고 봄이 상당하다.
다. (1) 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.
(2) 이 사건 제1 내지 10항 정정발명의 특허청구범위에는 ‘혈중농도 프로파일’을 한정하는 기재가 있고, 이 사건 제7, 8, 9항 정정발명의 특허청구범위에는 ‘용출률’을 한정하는 기재도 있는바, 이 사건 정정발명은 이러한 혈중농도 프로파일, 용출률을 한정함으로써 옥시코돈 방출억제 제형을 제조하기 위하여 채택할 수 있는 서방성 물질의 종류와 배합 형태 및 비율 등의 인자들이 일정 범위 내의 것으로 한정될 수 있도록 한 발명이므로, 위 혈중농도 프로파일 및 용출률은 모두 이 사건 정정발명의 내용을 한정하는 구성에 해당한다고 할 것이다.
라. 이 사건 정정발명은, 종래 제약업계 기술분야에서는 통상적인 것으로 받아들여졌던 ‘12시간 치료효과를 갖는 서방성 약물 제형을 얻기 위해서 투여 후 약 4∼8시간 사이에 약물의 최대 혈중농도를 나타내는 제형을 제조하는 것’ 대신 투여 후 2∼4.5시간 사이에서 최대 혈중농도에 도달하도록 하는 옥시코돈 서방성 제형을 제공함으로써, 종래 오피오이드계 진통제로 환자의 통증을 조절하기 위해 요구되는 개인 상호간의 다양한 일일 투여량 범위를 실질적으로 감소시켜 매 12시간마다 투여된 서방성 옥시코돈이 온건한 환자에서부터 심한 통증에 이르기까지 거의 모든 환자에게 허용가능한 통증처치를 수행할 수 있도록 하고, 기본형 오피오이드계 진통제인 것으로 간주되는 모르핀의 12시간 서방성 제형보다 통증처치의 효율성과 질이 향상된 옥시코돈 서방성 제형을 제공하는 것으로서, 그 혈중농도 프로파일 구성은, 옥시코돈의 투여 초기와 반복투여 후의 혈중농도 프로파일을 일정 범위로 한정하여 제형의 옥시코돈과 서방성 물질의 배합 형태, 비율 등의 구성을 특정하는 요소로 작용하고, 옥시코돈의 방출억제 제형을 구체적으로 제제설계할 때 만족시켜야 하는 혈중농도 범위에 관한 기준을 구성으로 제시한 것인데, 비교대상발명은 단순히 옥시코돈을 유효성분으로 하는 서방성 기제를 제공할 뿐 이러한 혈중농도 프로파일에 관한 대응 구성이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, 이를 비교대상발명에 내재된 구성이라고 볼 수도 없고, 암시조차 되어 있지 않으므로, 이 사건 정정발명은 비교대상발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.
[참조조문]
가. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제213조
나. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 특허법 제42조 제4항 제1, 2호
다. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 특허법 제42조 제4항 제3호
[참조판례]
다. 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결
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