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특허법원 2011. 3. 25. 선고 2010허5840 판결 [등록무효(상)]
판시사항 : 2001. 2. 3. 법률 제6414호 상표법 개정으로 상표등록 후 식별력을 상실한 상표를 무효로 하는 규정인 제71조 제1항 제5호가 신설되기 전에 출원되었다가, 위 개정법 시행 후에 (최종)갱신등록일된 이 사건 등록상표 ‘ ’(지정상품 : 의류 등)가 위 개정 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용을 받는지 여부(소극)
판결요지 : 원고들은, 이 사건 등록상표는 비록 상표등록 후 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 상표법이 개정되어 식별력을 상실한 상표를 무효로 하는 규정인 제71조 제1항 제5호가 신설되기 전인 1984. 8. 18. 출원된 것이기는 하나 그 (최종)갱신등록일인 2006. 2. 28. 당시에는 위 규정이 시행되고 있었고, 위 개정 상표법 부칙 제4항 본문은 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 정하고 있어, 그 반대 해석 및 식별력을 상실한 상표에 대하여는 상표권이라는 독점배타적인 권리를 유지시켜서는 안 된다는 취지의 상표법의 목적론적 해석상 위 개정 상표법 시행 후에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 등록된 상표의 등록무효에 관한 심판·재심 및 소송에 대하여는 위 개정 상표법의 규정이 적용되는 것으로 보아야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 1986년경부터 닻 도형이 각종 의류에 관하여 지속적으로 사용되어 온 관계로 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 혹은 적어도 이 사건 변론종결일 무렵에는 그 지정상품인 의류와 관련하여 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표가 되었으므로 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호에 의하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.
살피건대, 먼저 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(시행일 2001. 7. 1.)은 제71조 제1항에 제5호를 신설하여 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 상표등록의 요건을 상실한 경우, 즉 ‘그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 그 상품에 대하여 관용하는 상표, 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표, 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표, 이 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하게 된 경우(사용에 의한 식별력을 취득한 경우는 제외)를 상표등록무효사유로 추가하였으나, 위 개정된 상표법 부칙은 제4항 본문에서 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 규정하고 있으므로, 위 부칙 규정의 문언해석상 이 사건 등록상표와 같이 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의하여야 할 것이고, 위 부칙 규정의 ‘이 법 시행전에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.’라는 부분은 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대한 심사의 적법 여부를 다투는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 취지이지, 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 등록무효 여부를 다투는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 것은 아니라고 할 것이다(이와 같이 해석하는 것이 상표권자의 신뢰보호 내지는 법적안정성에 보다 부합한다).
다음, 이 사건 등록상표는 등록후 1996. 3. 4. 존속기간갱신등록되었고 1998. 1. 26. 지정상품추가등록이 이루어졌으며 2006. 2. 28. 다시 상표권존속기간갱신등록이 마쳐진 사실이 인정되고, 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 이 사건 등록상표가 상표등록의 요건을 상실하였는지 여부는 판단되지 않았다고 할 것이나[1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법(시행일 1998. 3. 1.)은 상표법 제42조 제2항 단서를 삭제함으로써 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여 그 등록상표가 상표등록의 요건을 상실한 경우에 해당하는지 여부를 심사하지 않도록 하였다], 가사 원고들의 주장과 같이 위 2006. 2. 28. 존속기간갱신등록 당시 이 사건 등록상표가 닻 도형의 범용적인 사용으로 말미암아 식별력을 상실하였음에도 위 존속기간갱신등록출원에 대한 심사 규정의 개정으로 이러한 사정이 심사되지 않은 채 존속기간갱신등록이 이루어졌다고 하더라도, ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표, 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표’ 등에는 등록상표권의 금지적 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조 참조), 원고들의 주장과 달리 식별력을 상실한 상표에 대하여 상표권의 효력이 실질적으로 유지되는 불합리한 상황은 발생하지 않는다고 할 것이다.
뿐만 아니라, 원고들이 이 사건 등록상표의 사후적 식별력 상실의 근거로 제출한 모든 증거에 의하더라도, 닻고리, 닻채, 닻장 및 갈고리에 닻줄이 휘감겨 있는 닻 모양의 형상이 독특하게 도안화되어 있는 이 사건 등록상표 ‘ ’와 동일하거나 동일성 범위 내에 있는 표장이 다수인에 의하여 널리 사용되어왔다고 인정하기에는 부족하고(위 증거들로는 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 문자 표장이나 다른 도형과 결합되어 의류에 사용된 사정, 혹은 위와 같은 다양한 닻 도형이 반복된 장식적인 문양으로 의류에 사용된 사정 등을 인정할 수 있을 뿐이다), 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다.
따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제71조 제1항 제5호에 따라 무효로 되어야 한다고 할 수 없다.
참조조문 : 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호
참조판례 : 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결
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