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사 건 : 특허법원 2011. 7. 1. 선고 2011허3445 등록무효(상)
판시사항 : 가. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표가 사용된 상품이 시장에서 차지하는 비중을 참작할 때 고려되는 시장
나. 동종업체가 소멸등록된 선사용상표와 동일·유사한 상표를 출원하여 등록을 받은 경우 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부
판결요지 : 가. 등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라고 하기 위해서는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품을 거래하는 시장에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있어 수요자나 거래자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우여야 하므로, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표가 사용된 상품이 시장에서 차지하는 비중을 참작할 때는, 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품을 거래하는 시장에서 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 것이지, 이를 등록상표의 지정상품 중 ‘특정한 재료의 상품’에 대한 거래시장으로 좁게 한정하여 그와 같이 한정된 시장에서 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 것은 아니다. 따라서 선사용상표나 그 사용상품이 특정인의 상표나 상품으로 인식되었는지 여부를 판단함에 있어 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등과 같은 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 대한 거래시장이 아닌 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’의 거래시장으로 한정하여 선사용상표의 사용상품이 차지하는 비중을 고려할 수 없다.
나. 선사용상표가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었고, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고가 이 사건 등록상표를 출원하였고, 이 사건 등록상표와 선사용상표가 모두 ‘송석’으로 이루어진 문자상표로서 서로 동일·유사한 상표인 점이 인정된다. 그러나 우리 상표법이 등록주의를 취하고 있는 이상, 동종업체인 피고가 소멸등록된 선사용상표와 동일·유사한 상표를 출원하여 등록을 받았다고 하여 상표의 출원·등록과정이 사회적 타당성이 현저히 결여되어 상표법의 질서에 반하는 것이라고 볼 수 없다.
참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호
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