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사 건 : 특허법원 2010. 8. 26. 선고 2010허3677 판결 거절결정(상)
판시사항 : 이 사건 출원상표 ‘ [지정상품 : 상품류 구분 제16류의 문방구(stationery) 등, 상품류 구분 제25류의 의류(clothing) 등, 상품류 구분 제28류의 인형 및 인형용 액세서리(dolls and accessories therefore) 등]’는 선등록상표 '
 [지정상품 : 상품류 구분 제18류의 승마용 안장, 상품류 구분 제28류의 풍선, 포제(布製)완구, 플라스틱제완구, 세트완구, 마스코트인형, 목제(木製)완구, 목마{스포츠용품}, 어린이용 흔들목마, 완구악기]’와 관련하여 표장이 유사하고, 그 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 이 사건 출원상표는 ‘못생긴 인형’이라는 뜻을 가지고 있어 이를 그 지정상품인 ‘인형 등’에 사용하는 경우, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘외형이 못생긴 인형’을 직접적으로 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에도 해당한다고 한 사례.
판결요지 : ⑴ 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부
이 사건 출원상표는 영어 대문자 ‘UGLYDOLL’을 도안화한 문자표장이고, 선등록상표는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’가 필기체로 쓰인 문자 부분이 결합된 표장이다. 따라서 두 표장은 도형의 유무, 영문자의 수, 글자체 등에서 차이가 있어 외관은 서로 다르다. 그러나 이 사건 출원상표 ‘ ’은 영어 대문자 ‘UGLYDOLL’을 이중의 선으로 도안화하고 그 중 영어 알파벳 ‘O’를 ‘ ’와 같이 눈의 형상으로 도형화한 표장이다. 그런데 이 사건 출원상표 중 ‘ ’와 같은 부분은 그 자체만을 보면 영어 알파벳 ‘O’로 쉽게 인식할 수 없을 정도로 도형화되었다고 볼 수 있지만, 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하는 경우에는 눈썹 모양과 검정색 눈동자 부분을 감안하더라도 영문자 ‘DOLL’ 중 영어 알파벳 ‘O’의 위치에 이중의 선으로 도안화되어 있을 뿐인 ‘ ’와 같은 형상이 위치하고 있는 점에서 그 도형화의 정도가 일반 수요자가 영문자 ‘O’로 쉽게 인식할 수 없을 정도라고 보기는 어렵다. 그러므로 이 사건 출원상표는 영문자 ‘UGLYDOLL’로 인식되어 표장 전체에 의하여 ‘어글리돌’로 호칭될 수도 있지만, 영문자 ‘DOLL’ 부분은 지정상품인 ‘인형 및 인형용 액세서리(dolls and accessories therefore) 등’의 보통명칭(을 제1호증)이어서 식별력이 없거나 약하다고 할 것이므로 영문자 ‘UGLY’ 부분이 요부가 되어 ‘어글리’로 약칭될 수 있다고 할 것이다.
한편 선등록상표 ‘ 는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’ 부분이 결합된 표장으로서, 그 구성형태를 보면 고릴라 형상의 도형 부분 왼쪽 상단에 작은 글씨로 영문자 ‘ugly’가 쓰여 있어 전체적으로는 도형 부분과 문자 부분이 결합하여 ‘어글리 고릴라’로 호칭될 수 있고 ‘못생긴(ugly, 을 제2호증) 고릴라’로 관념될 수 있다고 할 것이다. 그런데 영문자 ‘ugly’ 부분은 고릴라 형상의 생김새를 표현한 것이거나 고릴라의 이름이라고 볼 수도 있다. 따라서 영문자 ‘ugly’ 부분이 비록 작은 글씨로 쓰여 있기는 하지만 선등록상표의 요부가 되지 못한다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 두 부분이 결합하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고, 두 부분을 분리하여 관찰하더라도 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 두 부분이 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수도 없으며, 나아가 상표를 간략하게 호칭하려는 일반 수요자의 경향 등을 감안할 때, 선등록상표는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’ 부분으로 분리하여 관찰하는 것도 가능하다고 할 것이어서 ‘고릴라’ 또는 ‘어글리’로 약칭될 수 있다고 할 것이다. 이와 같이 이 사건 출원상표가 ‘어글리’로 약칭될 경우에는 선등록상표의 약칭인 ‘어글리’와 호칭이 동일하고 관념도 ‘못생긴’으로 동일하다.
따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.
⑵ 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
영문자 ‘UGLY’는 ‘못생긴’이라는 뜻을 가진 형용사이고, 영문자 ‘DOLL’은 ‘인형’이라는 뜻을 가진 명사이므로 이 사건 출원상표는 ‘못생긴 인형’이라는 뜻을 가지고 있다고 할 것이다. 그러므로 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘인형 등’에 사용하는 경우, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘외형이 못생긴 인형’을 직접적으로 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.
따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.
참조판례 : 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 등
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