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전국법원 주요판결

전국법원 주요판결 내용
제목	선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어서 신규성이 인정되고, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어서 진보성이 인정되는 경우에 특허를 받을 수 있는데, 이와 같은 선택발명의 진보성 판단시 고려대상이 되는 효과는 선택발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재를 통해서 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어 있는 효과이어야 한다고 한 사례.
작성자	특허법원 [대전]	작성일	2010-09-14
조회수	8683
첨부파일	[1]2009허8973.pdf
사 건 : 특허법원 2010. 8. 12. 선고 2009허8973 판결 거절결정(특) 판시사항 : 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하 위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택 발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어서 신규성이 인정되고, 둘째, 선 택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있 거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어서 진보성이 인정되는 경우에 특 허를 받을 수 있는데, 이와 같은 선택발명의 진보성 판단시 고려대상이 되는 효과는 선택발명 의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재를 통해서 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해 할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어 있는 효과이어야 한다고 한 사례. 판결요지 : 1) 비교대상발명이 선택발명인 이 사건 제26항 발명을 구체적으로 개시하고 있는지 여부 비교대상발명은 구체적인 실시예로 C-1 내지 C-15를 개시하고 있으나, 이 사건 제26항 발명 의 구조식 III 화합물과 모핵구조가 동일하고 2개의 벤젠핵에 대한 모든 치환기가 동일하여 화 학구조가 이 사건 제26항 발명과 가장 가까운 화합물인 화합물 C-8조차도 이 사건 제26항 발 명의 구조식 III 화합물의 -O-가교 대신 -S-가교를 포함하고 있는 점에서 차이가 있다. 따라서 선택발명인 이 사건 제26항 발명의 구조식 III 화합물은 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 아니하므로 신규성이 있다. 2) 이 사건 제26항 발명에 포함되는 하위개념의 화합물 모두가 비교대상발명이 갖는 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는지 여부 가) 이 사건 제26항 발명의 화합물의 SARM으로서의 효과가 비교대상발명의 것에 비하여 질 적으로 다른 효과를 나타내는지 여부 비스테로이드성 안드로겐 수용체 효능제 화합물의 SARM으로서의 효과는 비교대상발명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 당연히 예상할 수 있는 효과일 뿐만 아 니라, 이 사건 제26항 발명과 비교대상발명 모두 SARM으로서의 효과가 안드로겐 수용체 효 능제 화합물의 근육감소증, 골다공증, 적혈구 생성 등에 대한 치료효과에 수반되는 남성생식 기관에 대한 부작용을 줄이는 역할을 하는 것으로서 신규한 효과를 나타내는 것도 아니므로, 이 사건 제26항 발명의 화합물은 비교대상발명의 것에 비하여 질적으로 다른 효과를 나타낸 다고 할 수 없다. 나) 이 사건 제26항 발명의 화합물의 SARM으로서의 효과가 비교대상발명의 것에 비하여 양 적으로 현저한 차이가 있는지 여부 이 사건 출원발명의 실시예 2의 기재는 비교대상발명과의 대비실험결과가 아니므로, 위 기재 만으로는 이 사건 제26항 발명의 화합물의 SARM으로서의 효과가 비교대상발명의 그것에 비 하여 양적으로 현저한 차이가 있는지 여부를 알 수 없다. 을 제7호증은 두 화합물의 안드로겐 활성에 대한 실험결과가 기재되어 있지 아니하여 위 실험 결과만으로는 두 화합물의 SARM으로서의 효과, 즉 화합물의 조직 선택성으로 인해 나타나는 안드로겐 활성에 대한 동화 활성의 상대적 비율에 있어서 어느 화합물이 우수한 것인지를 대 비할 수 없다. 다) 이와 같이 이 사건 제26항 발명은 비교대상발명에 대한 선택발명으로서 비교대상발명에 하위개념의 화합물로 구체적으로 개시되어 있지 않아 신규성은 인정되지만, 이 사건 제26항 발명에 포함되는 하위개념의 화합물들 모두가 비교대상발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효 과를 갖고 있거나, 양적으로 현저한 차이가 있다고 할 수 없으므로 비교대상발명에 비하여 진 보성이 없다. 라) 따라서 이 사건 제26항 발명은 진보성이 없어 그 특허출원이 거절되어야 할 것인바, 특허 출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항인 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이 유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제26항 발명 외의 나머지 청구항 발명들에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없 다고 할 것이어서 이 사건 거절결정은 적법하다고 한 사례. 참조판례 : 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결, 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결 등 참조.

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