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전국법원 주요판결

전국법원 주요판결 내용
제목	보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당되는지 여부를 판단하는 방법
작성자	특허법원 [대전]	작성일	2010-09-01
조회수	7500
첨부파일	[1]2009허8096.pdf
특허법원 2010. 8. 27. 선고 2009허8096 판결 [거절결정(특)] 판시사항 : 가. 보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당되는지 여부를 판단 하는 방법 나. 심사전치 보정에서 제16항에 대한 보정사항 1 및 2는 보정 전 제4항의 기재 사항으로 제16 항의 구성을 부가 한정한 것이지만, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전 체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위를 실질적으로 대비한 결과, 보정 전 제4항 발명에 보정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있었다고 해석되므로, 위 보정은 특허 청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않는다고 한 사례. 판결요지 : 가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당되는지 여부를 판단할 때에 는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비 하여 판단하는 것이 합리적이고, 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으 로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구 성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순 히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하 여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적 인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다. 나. (1) 심사전치 보정으로 제16항에 추가된 보정사항 1 및 2는 위 보정 전 제4항의 ‘신는 물품’ 을 부가 한정하던 구성요소일 뿐, 보정 전 제16항의 ‘깔창’을 부가 한정하던 것이 아니었지 만, 위 보정에서 제16항 발명의 경우 단순히 제4항 발명의 기재 사항으로 그 구성이 부가 한정되었다는 사유만으로는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 보정에 해 당된다고 볼 수 없고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관 련하여 보정 전후 특허청구범위를 실질적으로 대비한 결과, 만일 보정 전 제4항 발명에 보 정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있었다고 해석된다면 위 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않을 것이나, 그 반대로 보정 전 제4항 발명에 보정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있지 않았다고 해석된다면 위 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되게 된다. (2) 심사전치 보정 전 제4항 발명에 관한 명세서 전체적인 기재에 비추어 보면, 위 보정 전 제4항 발명의 대상 물품인 “신는 물품”은 제16항 발명의 대상 물품인 “깔창”을 포함하는 구 두 등의 신발류를 포함하는 것일 뿐만 아니라, 제4항 발명의 “신는 물품”을 부가 한정하는 구성요소인 ‘돌기부의 형상(제16항 발명의 보정사항 1에 해당한다) 및 위치(제16항 발명의 보정사항 2에 해당한다)’는 “깔창”을 포함하는 구두 등의 신발류에서는 결국 “깔창”에 적용 됨으로써 구현되는 것이므로, “신는 물품”에 관한 보정 전 제4항 발명은 동일한 ‘돌기부의 형상 및 위치’로 부가 한정된 “깔창”에 관한 발명인 보정 후 제16항 발명을 실질적으로 포 함하고 있는 것이라고 봄이 상당하다. (3) 따라서 심사전치 보정에 의하여 제16항 발명은 그 기술적 구성이 부가 한정되어 특허 청구범위가 감축된 것이고, 위와 같이 부가 한정된 기술적 구성은 보정 전의 다른 청구항 인 제4항 발명에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 제16항 발명에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 것이며, 이미 보정 후의 제16항 발명의 내용을 실질적으로 포함하고 있던 보정 전의 제4항 발명에 대한 심사가 이 루어진 상태이어서, 위 보정으로 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려 가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행 이 현저히 저해되는 등의 문제가 있다고 볼 수도 없어, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니므로 구 특허법 제47조 제4항 제1호가 규정한 특허청구범위의 실 질적인 변경에 해당하지 않는다고 할 것이다. 참조조문 : 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 참조판례 : 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결

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