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사 건 : 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결 [거절결정(특)]
판시사항 : 원고가 이 사건 출원발명의 특허출원시 특허법 제30조 제2항의 문언에 따라 자기 공지에 의한
공지예외 규정을 적용받고자 하는 취지를 출원서에 기재하지는 않았으나, 출원일 다음날 “공
지예외적용대상 증명서류 제출서”를 특허청에 제출함으로써 특허청 심사관이 그 취지를 인식
하였던 경우, 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호 소정의 자기 공지에 의한
공지예외가 적용되어야 한다고 본 사례.
판결요지 : ① 자기 공지에 의한 예외 규정을 적용받고자 하는 취지를 출원서에 기재하게 한 특허법 제30조
제2항 규정의 취지는 특허청 심사관으로 하여금 당해 출원이 자기 공지에 의한 예외 규정을 적
용받고자 하는 출원이라는 사실을 명확하게 인식하도록 함으로써 심사 편의를 도모하려는 것
이라고 볼 수 있는 점, ② 자기 공지 행위일로부터 6개월의 기간 내에 특허출원을 한 출원인에게
자기 공지에 의한 공지예외의 효력을 부여하도록 정한 이상, 출원서에 자기 공지 예외 규정을
적용받고자 한다는 취지를 기재하지 않은 출원인으로 하여금 자기 공지 행위일로부터 6개월의
기간 내에는 자기 공지 예외 규정을 적용받고자 한다는 취지를 보정할 수 있도록 허용하더라도
제3자의 권리에 부당한 영향을 미치는 결과는 발생하지 않을 것이라는 점, ③ 반면, 위와 같은
보정을 허락하지 않을 경우, 발명자는 절차상의 형식적인 하자가 존재한다는 이유만으로 보정
의 기회조차 부여받지 못한 채 당해 출원발명의 실체적인 내용과는 관계 없이 특허를 받을 수
없게 되는 심각한 불이익을 받게 된다는 점, ④ 보정을 불허함으로써 발생하는 이러한 결과는
위에서 본, ‘발명자 등 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 하여금, 특허출원 전에도 자유로
이 연구결과를 공개하도록 장려함으로써 새로운 기술의 조기 공개에 의하여 사회 전체적인 연
구활동 활성화 및 기술축적 촉진을 도모하고자 하는 특허법 제30조 규정의 취지’와 ‘자기 공지
행위에 대한 제한 철폐와 절차 간소화에 의하여 전체적으로 자기 공지에 의한 공지 예외 규정
에 의한 발명자 보호의 취지를 확대하고 있는 2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정법의 취지’에 반한
다고 볼 수 있는 점, ⑤ 특허법 제30조 제2항이 밝히도록 하고 있는 ‘자기 공지에 의한 공지예외
규정을 적용받고자 하는 출원이라는 취지’는 그 성질상, 특허출원에 대하여 실체 심사가 행해
지는 단계에서 특허청 심사관이 신규성과 진보성의 유무 등의 특허 요건에 관한 실체 판단을
할 때에 비로소 필요한 사항일 뿐, 출원시부터 반드시 구비되어 있지 않으면 이후의 절차가 진
행될 수 없도록 하는 성질의 사항도 아니라고 할 것인 점, ⑥ 특허법 제30조 제1항은 자기 공지
에 의한 공지 예외의 효력을 부여하기 위한 요건으로 ‘자기 공지 행위일로부터 6개월의 기간
내에 특허출원할 것’을 정하고 있는데, 만일 자기 공지에 의한 공지예외의 효력을 부여하기 위
한 절차상의 요건을 정하고 있는 특허법 제30조 제2항의 ‘특허출원서에 그 취지를 기재하여 출
원할 것’의 의미를 ‘반드시 그 취지를 특허출원시에 출원서에 기재하여야만 하고 출원 이후 보
정으로 이를 기재할 수는 없다.’라고 해석한다면, 이는 자기 공지 행위일로부터 6개월의 기간
내에 특허출원할 수 있도록 허용한 특허법 제30조 제1항 규정의 취지가 희석될 수 있는 점, ⑦
더구나, 특허법 제30조 제2항 소정의 절차상 요건은 특허법 제30조 제1항 제2호 소정의 자기의
사에 반한 공지에 의한 공지예외를 주장하는 경우에는 적용되지 않는 것인데, 그 취지는 자기
의사에 반한 공지의 경우 출원인이 당해 공지 사실을 출원시까지 알지 못하는 경우가 많다는
데에 있다고 할 것이나, 비록 자기의사에 반하여 출원 전 발명의 내용이 공지된 때에 해당한다
하더라도 출원인이 당해 공지 사실을 출원시에는 인지하고 있는 경우가 있을 수 있는 반면, 자
기 공지 행위에 의하여 출원 전 발명의 내용이 공지된 때에 해당한다 하더라도 출원인이 당해
발명의 출원 전 공지가 자기 공지 행위에 의하여 이루어졌다는 점을 명확하게 인식하지 못하고
있는 경우도 있을 수 있고(예를 들어, 공공기관 소속 연구원인 발명자가, 당해 기관에 적용되는
법령 규정 등에 의하여 자신의 연구결과가 추후 연구결과보고서로 작성되어 배포될 것임을 사
전에 알고서 연구를 진행하고 그 결과를 보고서로 작성하여 상급자에게 보고하기는 하였으나,
실제로 이후 연구결과보고서가 간행물로서 제작되어 배포되는 행위에는 전혀 관여하지 않았고,
배포 사실에 대하여 통보도 받지 못한 사안의 경우에도 발명자가 당해 연구결과보고서에 대하
여 특허출원을 하기 전에 비공개로 하여 줄 것을 요청한 사실이 인정되지 않는 이상, 당해 연
구결과보고서의 배포에 의한 발명의 내용 공개가 발명자의 의사에 반하여 이루어진 것이라고
할 수는 없다), 혹은 자기 공지 행위일로부터 6개월 내에 특허출원하여야 하는 기한을 준수하
는 데에 급급한 나머지 실수로 특허법 제30조 제1항 제1호 규정의 적용을 받고자 한다는 취지
의 기재를 출원서에 누락한 채 특허출원서를 제출하는 경우도 있을 수 있는바, 이러한 경우까
지 고려하면, 자기 공지에 의한 예외 규정을 적용받고자 하는 취지를 출원서에 기재하게 한 특
허법 제30조 제2항 규정을 반드시 출원시 출원서에 그 취지를 기재하여야만 한다고 해석하는
것은 자기의사에 반한 공지의 경우에 비하여 지나치게 형평에 어긋난다고 볼 수 있는 점, ⑧
나아가, 특허법은 물론이고 특허법 시행령과 시행규칙 어디에도 자기 공지에 의한 공지예외
규정을 적용받고자 하는 취지를 출원 이후 보정할 수 없다고 명시적으로 금지하고 있지는 않
은 점 등에 비추어 보면, 출원서에 자기 공지 예외 규정을 적용받고자 한다는 취지를 기재하지
않은 출원인이라 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 자기 공지 행위일로부터 6개월의 기간 내에
는 자기 공지 예외 규정을 적용받고자 한다는 취지 기재의 누락을 보정할 수 있다고 봄이 상당
하다.
참조조문 : 특허법 제30조 제1항 제1호, 제2항
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