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사 건 : 특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허3640 판결 등록무효(특)
판시사항 : 특허청구범위의 정정청구가 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하거나 특허청구범위를 감축
하는 경우로서 그 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당되지 아니하고, 정정청구
후의 특허발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정된다고 한 사례.
판결요지 : 이 사건 정정청구는 ‘플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트(807)’를 ‘플랜지로크너트를 관통
하여 휠어댑터에 체결되며, 휠어댑터에 플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트(807)’로 정정
하는 것인데, 이는 이 사건 정정청구 전 특허발명의 상세한 설명에 없었던 새로운 기술적 사
항을 특허청구범위에 추가한 것이 아니라, 이미 이 사건 정정청구 전 특허발명의 상세한 설
명 및 도면에 그 기술구성이 자세히 기재되어 있었던 것을 단순히 특허청구범위에 그대로
반영함으로써 특허청구범위에서 로크볼트의 체결대상을 생략하여 분명하지 아니하였던 기
재를 명확하게 한 것으로서, 이 사건 정정청구 전․후에 플랜지로크너트의 체결강도를 높인다
는 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 또한 제3자에게 예
측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 정정청구 전․후에 특허청구
범위가 형식적으로는 달라졌다고 하더라도 그 실질적인 내용은 동일하여 그 특허청구범위가
실질적으로 변경된 경우에 해당하지 아니한다.
설령, 이 사건 정정청구 전 특허발명의 ‘플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트(807)’의 의미를,
① 로크볼트가 플랜지로크너트를 관통하여 휠어댑터에 체결되는 경우(이 사건 정정청구의
내용에 해당된다), ② 로크볼트가 플랜지로크너트를 관통하여 휠구동축에 고정되는 경우,
③ 로크볼트가 플랜지로크너트를 관통하지 아니하고 휠어댑터를 관통하여 플랜지로크너트에
체결되는 경우(휠어댑터의 측면에서 로크볼트를 체결하는 경우)까지도 포함하는 것으로 본다
고 하더라도, 이러한 여러 가지 구성을 포함하는 상위 개념으로부터 하위개념인 ① 로크볼트
가 플랜지로크너트를 관통하여 휠어댑터에 체결되는 경우로 정정청구하는 것은 새로운 구성
을 추가하는 것이 아니라 원래의 구성 내용을 구체적으로 한정하면서 그 권리범위를 축소하
는 이른바 내적 부가에 의한 정정청구이므로 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위를 실질적
으로 변경하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.
나아가 이 사건 정정청구 후 특허발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있는지 여부에
관하여 살펴보면, 이 사건 정정청구 후 특허발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하거나
유사하지만, 그 목적에 특이성이 있고, 구성에 있어서 비교대상발명들에 비하여 구성요소 5가
추가되어 있어 구성의 곤란성이 있으며, 그로 인하여 현저한 작용효과를 나타낼 것으로 예측
되므로, 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다고 한 사례.
참조조문 : 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제136조
참조판례 : 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결, 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결
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