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전국법원 주요판결

전국법원 주요판결 내용
제목	보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당되는지 여부를 판단하는 방법
작성자	특허법원 [대전]	작성일	2009-12-24
조회수	7521
첨부파일	[1]2009허2548.pdf
사 건 : 특허법원 2009. 12. 11. 선고 2009허2548 판결 [거절결정(특)] 판시사항 : 가. 보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당되는지 여부를 판단 하는 방법 나. 이 사건 보정은, 이 사건 제1항 출원발명만을 인용하고 있던 이 사건 제5, 6, 7항 출원발명 이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 인용하도록 보정함으로써 보정 전에 비해 인용하는 청구 항의 수가 증가되도록 한 것이지만, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전 체의 내용과 관련하여 이 사건 제1항 출원발명과 이 사건 제2, 3항 보정발명을 실질적으로 대비한 결과, 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명이라고 해석되므로, 이 사건 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해 당되지 않는다고 한 사례. 판결요지 : 가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당되는지 여부를 판단할 때에 는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비 하여 판단하는 것이 합리적이다. 나. (1) 이 사건 보정은, 이 사건 제1항 출원발명만을 인용하고 있던 이 사건 제5, 6, 7항 출원 발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 인용하도록 보정함으로써 보정 전에 비해 인용하는 청구항의 수가 증가되도록 한 것인데, 단순히 인용하는 청구항의 수가 증가되도록 하였다 는 사유만으로는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 보정에 해당된다고 볼 수 없고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 이 사 건 제1항 출원발명과 이 사건 제2, 3항 보정발명을 실질적으로 대비한 결과, 만일 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명이라고 해석된다면 이 사건 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않을 것이나, 그 반대로 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하지 않는 발명이라 고 해석된다면 이 사건 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되게 될 것이어서, 결국, 이 사건 보정의 적법 여부는 이 사건 제1항 출원발명이 이 사 건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명인지 여부에 달려 있다. (2) 우선, 이 사건 제2, 3항 보정발명은, 이 사건 제1항 출원발명의 종속청구항 형식으로 기 재되어 있던 이 사건 제2, 3항 출원발명이 각각 독립청구항 형식으로 그 청구항 기재 형식만 변경된 것일 뿐 그 내용에는 실질적으로 변경이 없었으므로, 이 사건 제2, 3항 출원발명과 동일한 것이다. 또한, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 기재상, 이 사건 제2항 출원발명은 이 사건 제1항 출원발명의 내륜지지관을 암나사관과 수나사관이 결합된 것으로, 이 사건 제 3항 출원발명은 이 사건 제1항 출원발명의 내륜지지관을 제1, 2내륜지지관 사이에 간격조 절링이 설치된 것으로, 각각 그 내륜지지지관의 형상이나 구조를 구체적으로 한정한 것이다. (3) 나아가, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보면, 이 사건 제2, 3항 출원발명의 형상이나 구조를 갖는 내륜지지관은 모두 내륜지지관의 일 실시예로 기재되어 있고, 이 사건 제2, 3항 출원발명의 형상이나 구조와는 다른 새로운 실 시예(내륜지지관을 제1, 2내륜지지관으로 구성하되 그 사이에 간격조절링이 설치되지 않은 것)도 기재되어 있어, 결국 이 사건 제2, 3항 출원발명은 모두 이 사건 제1항 출원발명의 내 륜지지관이 포괄적으로 내포하고 있었던 기술적 사상의 일부를 하위 개념으로 한정한 것 이라고 봄이 상당하다. (4) 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 이 사건 제2, 3항 출원발명과 실질적으로 동일한 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명이라고 할 것이므로, 이 사건 보정에 의하여 이 사 건 제5, 6, 7항 보정발명은 이 사건 제5, 6, 7항 출원발명보다 그 인용되는 청구항의 수는 증가하였으나 그 실질적인 기술적 범위는 오히려 축소된 것이어서, 이 사건 보정은 특허청 구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않는다. 참조조문 : 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 참조판례 : 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결

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