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【판시사항】
1. 특허법 제137조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 ‘무효심판 대상인 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람으로서 그 정정이 무효로 되는 것에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람’을 의미한다고 본 사례
2. 특허발명에 의해 생산된 제품을 공급받아 해외에서 수출하는 자는 청구범위를 감축한 정정에 대하여 정정무효를 청구할 직접적, 현실적인 이해관계가 없다고 본 사례
3. 심판의 참가인이 심판의 당사자와 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있고, 심판에서의 피참가인인 특허권자가 소 취하서를 제출하더라도 소송계속에 영향이 없다고 본 사례
【판결요지】
심판의 참가인이 독자적으로 심결취소 소송의 원고가 될 수 있는지 여부
특허법 제155조 제3항에 따르면, 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. 한편 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 참조), 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아니다. 이에 따라 특허법은 ① 심판의 당사자, ② 심판의 참가인, ③ 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 심결 등에 대한 소를 제기할 수 있다고 규정하여(제186조 제2항), 심판의 참가인에게도 심판의 당사자와는 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 따라서 심판의 당사자가 심결취소의 소를 제기하였는지 여부와 관계없이 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소 소송의 원고가 될 수 있다고 보아야 한다.
2. 피참가인의 소 취하로 소송이 종료되는지 여부
바임이 이 사건 특허발명의 특허권자이자 이 사건 정정무효심판의 피청구인이라고 하더라도, 스스로 이 사건 정정무효심결에 불복하여 소를 제기하지 않은 이상, 바임을 이 사건 소송의 당사자로 인정할 수는 없다. 앞서 본 바와 같이 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아닌 점, 특허법은 심판의 당사자 외에 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소의 소를 제기할 수 있도록 규정하고 있는 점을 감안하면, 이 사건 정정무효심판 단계에서 원고가 바임을 위한 보조참가인 지위에 있었다고 하여 그 심결에 대한 취소소송에서까지 당사자가 아닌 보조참가인에 준하는 지위에 불과하다고 볼 수는 없다. 따라서 바임은 이 사건 소송의 소를 취하할 자격이 없고, 바임의 소 취하서 제출은 아무런 효력이 없다.
3. 정정무효심판을 제기할 수 있는 이해관계인 여부
가. 특허무효심판에서의 이해관계인에 관한 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결의 법리를 정정무효심판의 이해관계인에 대입해 보면, 특허법 제137조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 ‘무효심판 대상인 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람으로서 그 정정이 무효로 되는 것에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람’을 의미한다고 볼 수 있다.
나. 피고는 의료기기 및 제약 도소매업 등을 하는 회사로서, 2024. 8.경부터 이 사건 특허발명에 의해 바임이 생산한 필러 제품들(이하 ‘원고 제품’이라 한다)을 공급받아 해외에 수출하고 있다.
다. 이 사건 정정이 무효로 되면, 바임의 특허권은 위 추가 한정사항이 없는 더 넓은 청구범위로 환원되어 존속하게 되고, 이에 따라 피고가 실시허락을 받은 특허발명의 권리범위도 정정무효로 인해 더 넓어지게 되긴 하나, ① 피고의 실시권은 통상실시권으로서 다른 제3자들에 대하여 이 사건 정정발명 실시행위의 금지 등을 청구할 수 있는 대세적 권리가 아닌 점, ② 정정무효로 인해 넓어지는 부분은 당초부터 바임 특허권의 대항을 받을 염려 없이 자유롭게 실시할 수 있었던 영역인 점, ③ 오히려 정정이 그대로 유지될 경우에 비하여 실시허락 대상인 특허권의 권리범위가 넓어짐에 따라 피고로서는 기존 실시허락계약에서 정한 것보다 실시료 등의 각종 부담이나 제약 범위가 더 늘어날 위험이 있다는 점에서, 피고가 이 사건 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받을 염려가 있다거나 이 사건 정정을 무효로 하는 것에 관한 직접적이고 현실적인 이익이 있다고 볼 수 없다.
라. 청구범위를 감축하는 정정에 대하여 통상실시권자인 제3자가 정정무효를 구하면서 정정 전 특허발명에 대한 특허권의 회복․유지를 주장한다면, 그 제3자와 피청구인인 특허권자 사이에 사실상의 이해관계가 일치하고 일부라도 대립되는 부분이 존재하지 않는다. 또한 청구범위의 감축 정정이 정정무효심결에 의해 소급적으로 무효로 된 경우, 정정 후 청구범위에는 저촉되지 않으나 정정 전의 청구범위에는 저촉될 수 있는 발명을 자유롭게 실시하던 경업자 등 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 될 가능성이 있는데, 특허법은 그 정정심결 내용이 공고된 후 정정무효심판의 등록 전에 정정 전의 특허발명을 선의로 실시한 제3자에 대해서는 아무런 보호 규정을 두고 있지 않으므로, 정정무효심판의 경우에는 그 청구인적격을 더욱 엄격하게 해석할 필요가 있다.
마. 피고는 ‘바임 또는 제3자와의 계약 관계에서 이 사건 특허발명으로 생산된 제품을 수출하는 사람이라는 점을 확정할 필요가 있었고, 이 사건 특허발명의 등록무효 여부에 따라 바임과의 거래조건, 해외 수입업체와의 사이에 하자담보책임, 계약 해제, 손해배상 청구, 거래조건 변경 등의 권리관계에 영향이 있으므로, 이 사건 정정무효심판을 청구할 이해관계가 있다’는 취지로 주장하나, 이는 간접적․반사적인 사실상의 이익이거나 경제적 이익에 불과하다.
【판결의 의의】
특허발명에 의해 생산된 제품을 공급받아 해외에서 수출하는 자는 청구범위를 감축한 정정에 대하여 정정무효를 청구할 직접적, 현실적인 이해관계가 없음을 밝히고, 심판의 참가인이 심판의 당사자와 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있고, 심판에서의 피참가인인 특허권자가 소 취하서를 제출하더라도 소송계속에 영향이 없다고 판단한 사례
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