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【판시사항】
1. 상표권자가 대표이사로서 운영하는 주식회사에 대하여 등록상표의 묵시적 통상사용권자에 해당한다고 본 사례
2. 포장박스의 제공 당시 실사용표장의 인쇄 여부, 해당 포장박스를 사용하는 제품과 수출된 제품의 모델번호 일치 여부, 수출된 제품이 실제로 베트남에서 판매되었는지 여부와 같은 사정을 종합하여 A회사의 사용행위가 인정된다고 본 사례
【판결요지】 청구인용
1. 상표사용권(=적극)
원고는 2011. 9. 24.경부터 현재까지 A회사의 대표이사로서 A회사를 운영하여 왔던 점 등에 비추어 보면, A회사는 적어도 상표권자인 원고의 묵시적 허락 하에 이 사건 등록상표를 사용하는 지위에 있는 통상사용권자에 해당한다고 보는 것이 타당하다.
2. 사용행위(=적극)
가. A회사는 자신이 운영하는 홈페이지에 2017. 3. 13. ‘서모스탯’ 제품을, 2018. 1. 8. ‘후진등 스위치’ 제품을 각 등록하면서 실사용표장이 표시된 포장박스와 함께 찍은 사진을 업로드 하였고, 원고는 2022. 3. 25.과 2023. 5. 18. 및 2023. 10. 18. 등의 일자에 베트남으로 모델․규격 ‘2551042010 POTERII THERMOSTAT ASSY’의 제품과 모델․규격 ‘938604A010 NEW PORTER 96~SWITCH –BACK UP LAMP’의 제품을 각 수출하였다. 그런데 위 서모스탯(THERMOSTAT) 제품의 모델번호 ‘255042100’은 A회사가 자신의 홈페이지에 업로드 하였던 서모스탯 제품의 상품번호와, 위 스위치(SWITCH) 제품의 모델번호 ‘938604A010’은 A회사가 자신의 홈페이지에 업로드 하였던 후진등 스위치 제품의 상품번호와 각 일치한다. 그리고 위 서모스탯 제품과 후진등 스위치 제품은 사회통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘자동차의 부품 및 부속품’에 속한다.
나. 위와 같은 사정에다 다음과 같은 점들, 즉 A회사가 2021. 5. 12. 및 2023. 12. 4. B로부터 서모스탯과 후진등 스위치에 쓰이는 포장박스를 실사용표장이 인쇄되어 표시되어 있는 상태로 각 공급받았던 점, 2023. 10. 18. 모델․규격 ‘938604A010 NEW PORTER 96~SWICH –BACK UP LAMP’의 제품과 함께 베트남으로 수출되었던 모델․규격 ‘938604Y000 NEW POTER 2001-/BACK UP LAMP S/W’의 제품이 베트남의 인터넷 쇼핑몰에서 판매되기도 하였던 점 등까지 보태어 보면, A회사는 2022. 3. 25.과 2023. 5. 18. 및 2023. 10. 18.에 그 포장박스에 실사용표장이 표시된 제품으로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘자동차의 부품 및 부속품’과 사회통념상 동일한 서모스탯, 후진등 스위치 등의 제품을 양도를 목적으로 수출하였다고 볼 수 있다.
다. 한편 피고는, 상표를 상품의 포장에 표시하지 않은 상태로 수출하여 외국에서 상표를 표시하거나, 주문자 상표표시 형태로 수출하는 경우도 흔하게 있으므로 원고가 실사용표장을 상품의 포장박스에 표시하여 수출하였다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 그 주장사유를 뒷받침할 만한 자료를 제시하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 앞서 본 포장박스의 전체적인 형태와 실사용표장의 표시 위치 등을 고려할 때 피고의 위 주장은 그대로 받아들이기 어렵다.
3. 상표의 동일성 유무(=적극)
실사용표장과 이 사건 등록상표를 대비하여 보면, 양자는 도형 내부와 문자의 색 중 붉은색 부분의 채도가 다소 낮을 뿐이고, 나머지 도형 부분과 문자 부분의 구성이 모두 동일하다. 따라서 실사용표장은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다.
【판결의 의의】
상표권자가 대표이사로서 운영하는 주식회사는 등록상표의 묵시적 통상사용권자로 볼 수 있다는 점을 확인하고, 수출된 제품의 모델번호가 A회사의 홈페이지에 업로드하였던
제품과 일치하는 점, A회사는 실사용표장이 인쇄된 상태의 포장박스를 공급받았던 점, 함께 베트남으로 수출되었던 제품이 베트남의 인터넷 홈페이지에서 판매되기도 하였던 점과 같은 사정을 종합하여 상표법 제119조 제1항 제3호에서 요구하는 통상사용권자의 사용행위가 인정된다고 본 사안
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