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【판시사항】
존속기간이 만료된 이 사건 실용신안에는 입체상표인 이 사건 등록상표와 전체적인 형상이 동일․유사한 도면이 기재되어 있기는 하지만, ① 특허, 실용신안은 기술적 사상을 보호하는 것이므로, 통상 그것을 실현하는 형태는 다양할 수 있고, 그 명세서에 기재된 도면은 하나의 예시일 뿐인 점, ② 확인대상표장이 채택한 입체적 형상이 이 사건 실용신안과 같은 기능을 구현하기 위하여 그 실시가 불가피한 형상에 해당한다고 단정하기 어려운 점, ③ 원고가 대체적 형상에 기한 상품을 생산하는 데에도 별다른 장애나 어려움이 없을 것으로 보이는 점 등에 비추어 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 볼 수 없다고 판단한 사안
【판결 요지】 청구기각
○ 상표법 제90조 제1항 제5호에 의한 효력제한 여부
(1) 관련 법리
1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제13호(상표법 제34조 제1항 제15호에 대응된다)에 관한 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조]. 한편 상표법 제90조 제1항 제5호는 ‘상표권은 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우 그 효력이 미치지 아니한다’고 규정하는데, 위 조항의 ‘형상’에는 ‘입체적 형상’이 포함되고 그 취지도 앞서 본 상표 부등록 사유와 다르지 않으므로, 위 법리는 상표법 제90조 제1항 제5호에 관하여도 참고할 수 있다.
(2) 구체적 판단
① 피고 상품이나 원고 상품의 본질적 기능은 모터보트에 의해 강한 힘으로 견인되며 공중으로 부양되는 것에 있다고 보이는데, 그와 동일한 기능을 수행하는 수상레저기구는 “ ”, “ ”과 같이 여러 형태로 존재하는 점, ② 특허, 실용신안은 기술적 사상을 보호하는 것이므로, 통상 그것을 실현하는 형태는 다양할 수 있고, 그 명세서에 기재된 도면은 하나의 예시일 뿐인데, 이 사건 실용신안은 ㉠ 전면튜브의 중앙부가 돌출되는 정도 내지 각도와 상측으로 경사진 정도, 전면튜브의 중앙부 양끝단이 얇아지는 시작점, ㉡ 각 승선튜브에 구비된 손잡이의 개수, ㉢ 승선튜브의 양측면에 결합되는 발받침대의 형상과 발받침대 하부에 결합되어 부력을 발생시키는 보조튜브의 형상을 한정하고 있지 않고, “ ”과 같은 각 승선튜브 끝 부분의 형상이나, “ ”과 같은 형상의 발받침대의 형상은 이 사건 실용신안의 명세서 내 도면에만 나타나 있을 뿐인 점, ③ 위 각 형상이나 색상의 배열 등에 변화를 주어 그 기능을 거의 그대로 구현하는 대체적 형상을 만들어낼 수 있을 것으로 보이고, 이러한 대체적 형상에 기한 상품을 생산하는 데에도 별다른 장애나 어려움이 없을 것으로 보이는 점, ④ 이 사건 등록상표는 입체적 형상에 문자와 색채의 조합이 결합되어 있는데, 확인대상표장이 채택한 문자와 색채 및 색채의 조합이 원고 상품의 기능을 확보하는 데 불가결하다고 볼 수도 없는 점을 종합하면 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 볼 수 없다.
【판결의 의의】
확인대상표장이 상표적으로 사용되었다고 보아 상표적으로 사용되지 않았다고 본 환송 전 판결을 파기한 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결의 파기환송심 사건으로, 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 입체상표의 효력이 제한되는지 여부를 판단한 사례
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