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【판시사항】
특허법 제99조의2 제1항에 따른 특허권 이전등록청구 사건에서, ① 원고가 모인대상발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 보유한 정당한 권리자인지, ② 특허발명과 모인대상발명 사이에 동일성이 인정되는지, ③ 피고가 모인대상발명을 도용하여 특허등록을 받은 무권리자인지를 차례로 살펴 원고가 특허발명에 관한 정당한 권리자라고 판단한 사례
【판결요지】 항소인용(제1심판결 취소, 원고 청구 인용)
1. 원고가 이 사건 모인대상발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리자인지 여부(적극)
다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 원고 회사의 종업원인 B가 이 사건 모인대상발명을 완성하였고, 원고가 늦어도 이 사건 특허발명의 출원 전인 2010년경 B로부터 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 보유하고 있었다고 인정된다.
가. 원고는 RTO 설비를 제작·판매하는 회사로서 2000년경부터 로터리 원캔 타입 RTO 설비에 관한 독자적인 기술을 보유하고 있었다. 원고는 2004년경 RTO 설비의 로터리 윙을 ‘ㄷ’자 형상으로 가공하여 링이 맞물려 돌아가도록 제작하였으나, 제작비용이 많이 들고 고장이 잦으며 가스가 새는 문제가 있었다.
나. B는 제1심에서 2007년부터 2014년까지 RTO 설비 개발에 참여하면서 개발노트를 작성하였고, 고안·적용·효율 확인·개선의 과정을 거쳐 효율이 높은 RTO 설비를 연구·개발하였다고 증언하였다. B의 개발노트에는 이 사건 모인대상발명 제7, 8항의 핵심 구성인 실리콘 고무가 슬라이딩하는 립 실(lip seal) 구조의 수평실링부재와 수평고정바의 상·하부에 각각 테프론 코팅부재를 부착한 구성이 기재되어 있다. 이러한 구성이 2008. 11.경 RTO 설비에 처음 적용된 점까지 고려하면, B는 그 무렵 립 실 형태의 수평실링부재를 적용하여 간단한 형상의 로터리 윙을 사용하면서도 가스 차단율이 우수한 RTO 설비를 완성한 것으로 보인다.
다. B는 발명을 완성한 때부터 이 사건 모인대상발명을 원고에게 귀속시키는 데 동의하였다는 내용의 사실확인서를 제출하였다. 원고는 2010년경 B가 개발한 기술을 개량하여 표준도면으로 정비하였고, 원고와 C회사 사이에 작성된 기업인수합병계획에도 원고가 새로운 방식의 VOC 처리설비인 축열식 연소설비를 자체적으로 개발하여 보유하고 있다고 기재되어 있다. 이러한 사정을 종합하면, 원고는 늦어도 2010년경 B로부터 이 사건 모인대상발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 인정된다.
2. 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명과 사이에 발명의 동일성이 인정되는지 여부(적극)
가. 이 사건 제2 내지 5, 7 내지 14 특허발명은 이 사건 모인대상발명의 각 대응 항과 동일하고, 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다.
나. 이 사건 제1, 6, 15, 16항 특허발명도 다음과 같은 이유로 이 사건 모인대상발명의 각 대응 항과 실질적으로 동일하다.
1) 이 사건 제1항 특허발명은 연통관이 연통체 내부에 위치하는 반면, 이 사건 모인대상발명 제1항에서는 연통관이 연통체 외부에 위치한다. 그러나 연통관을 연통체 내부에 포함할 것인지 외부에 둘 것인지는 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 구성 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이가 발생하지 않는다. 나머지 구성도 서로 동일하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다.
2) 이 사건 제6항 특허발명과 이 사건 모인대상발명 제5항은 모두 서로 이격되어 배치되는 상부 차폐디스크와 하부 차폐디스크에 관한 구성을 포함한다. 피고는 양 발명의 차폐디스크 개수와 형상이 다르다고 주장하나, 이 사건 제6항 특허발명은 차폐디스크의 개수나 개방 범위를 한정하고 있지 않다. 나머지 구성도 서로 동일하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다.
3) 이 사건 제15항 특허발명은 이 사건 제13항 특허발명의 종속항으로서 수직고정바의 구조와 수직실링부재의 결합 및 슬라이딩 구조를 더 한정하고 있다. 이 사건 제15항 특허발명의 수직실링부재는 ‘Y’자 형상인 반면, 이 사건 모인대상발명 제14항의 수직실링부재는 ‘I’자 형상이라는 차이가 있다. 그러나 수직실링부재의 형상을 ‘Y’자 또는 ‘I’자 중 어느 것으로 할 것인지는 통상의 기술자가 제조 상황 등을 고려하여 보통으로 채용할 수 있는 정도의 구성 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이가 발생하지 않는다. 따라서 양 발명은 실질적으로 동일하다.
4) 이 사건 제16항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 연통체의 구조를 더 한정한 것이다. 그 한정사항은 이 사건 모인대상발명 제15항의 대응 구성과 차이가 없으므로, 양 발명은 동일하다.
3. 피고가 이 사건 모인대상발명을 도용하여 이 사건 특허발명에 대하여 특허등록을 받은 자인지 여부(적극)
다음과 같은 사정을 종합하면, 피고는 독자적인 연구·개발을 통하여 이 사건 특허발명의 기술적 사상을 창작한 사람이 아니라, 이 사건 모인대상발명을 도용하여 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록을 받은 사람으로 인정된다.
가. 피고는 경력 대부분을 영업직으로 근무하였고 RTO 설비의 도면 설계업무를 담당한 경험이 없었다. 피고는 이 사건 특허발명의 발명과정에서 작성하거나 참고하였다는 실험데이터, 연구자료, 개발노트 또는 스케치 등을 제출하지 못하였다. 피고 명의로 출원된 특허 6건 중 1건을 제외한 나머지도 모두 이 사건 특허발명의 출원일부터 약 5년이 지난 후에 출원되었다. 또한 피고가 제시한 선행기술의 조합만으로는 이 사건 특허발명의 수평실링부재를 포함한 실링구조를 쉽게 도출할 수 있다고 단정하기 어렵다. 이러한 사정에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 독자적으로 발명하였다고 보기 어렵다.
나. 피고가 이 사건 특허발명을 완성하고 출원하는 과정에서 작성하였다고 주장하는 자료는 특허출원을 위하여 변리사에게 이메일로 보낸 PPT 파일이 유일하다. 그러나 그 PPT 파일에 첨부된 도면의 파일명은 원고가 사용한 파일명 형식과 상당히 유사하고, 피고는 본인신문에서 그 파일명을 자신이 부여하지 않았으며 그와 같은 파일명이 붙은 이유도 알지 못한다고 진술하였다. 또한 PPT 파일의 다른 부분에는 발명의 목적이 기재되어 있으면서도 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 과제인 실링구조에 관한 내용은 언급되어 있지 않다. 따라서 피고가 위 PPT 파일을 직접 작성하여 이를 토대로 이 사건 특허발명을 완성하였다는 주장은 받아들이기 어렵다.
다. A회사는 원고 회사에서 퇴사한 D가 설립하였고, 원고 회사에서 RTO 설비의 도면 설계를 담당하던 E도 피고보다 먼저 A회사에 입사하였다. 관련 형사사건에서는 E가 이 사건 모인대상발명에 관한 도면을 모두 반출하고, 원고의 영업비밀 자료를 A회사 서버에 올려 임직원들이 열람할 수 있게 한 사실이 인정되었다. A회사는 이 사건 특허발명의 출원비용을 지원하고 그 특허발명을 실시한 RTO 설비를 제작·판매하였으며, 이 사건 특허발명을 자사의 산업재산권으로 표시하기도 하였다. 피고 역시 원고 회사에 재직할 당시 서버 관리자의 지위에 있어 이 사건 모인대상발명에 관한 주요 정보에 접근할 수 있었다. 이러한 사정을 종합하면, 피고는 D, E 등 A회사 관계자들의 도움을 받아 이 사건 모인대상발명을 입수한 후 이를 토대로 그 발명과 실질적으로 동일한 이 사건 특허발명을 출원한 것으로 인정된다.
【판결의 의의】
1. 개발노트와 발명자의 증언, 발명의 각 구성이 실제 RTO 설비에 적용된 시점, 회사가 해당 기술을 개량하여 표준도면으로 정비한 경위 등을 종합하여 모인대상발명의 발명자와 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인을 판단하였다. 또한 도면 등에 나타난 구체적인 기술 구성을 대비하여 특허발명과 모인대상발명 사이의 동일성 또는 실질적 동일성을 인정하였다.
2. 피고에게 관련 기술의 연구·설계 경력이 없고 발명과정을 뒷받침할 자료도 존재하지 않는 점, 원고 회사의 임직원들이 관련 설계도면을 반출하여 A회사에서 공유한 경위, A회사가 특허발명의 출원·실시·관리에 관여한 정도 및 피고가 원고 회사 재직 당시 관련 자료에 접근할 수 있었던 점 등을 종합하여, 피고가 기술적 사상을 독자적으로 창작한 사람이 아니라 모인대상발명을 도용하여 특허등록을 받은 사람이라고 판단하였다.
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