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【판시사항】
이 사건 등록상표  가 선등록상표  ,  및 선사용상표  에 대해 상표법 제34조 제1항 제11호 전단/후단에 모두 해당하여 등록이 무효로 판단된 사례
【판결요지】 청구인용 (제11호)
1. 선사용상표가 저명상표인지(=적극)
선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2020. 2. 19. 무렵 일반 수요자와 거래자뿐만 아니라 일반 소비자 대중에까지 널리 알려진 양질감을 가진 저명한 상표에 해당한다.
2. 선사용상표와 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있는지(전단)
일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표로부터 원고의 저명한 선사용상표를 쉽게 연상하고, 이 사건 등록상표의 지정상품이 원고나 원고와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인ㆍ혼동할 가능성이 있을 것으로 봄이 타당하다.
1) 선사용상표  는 간기능 개선제 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.
2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 요부는 모두 ‘우루’로 외관 및 호칭이 같고, 제품의 주된 수요자와 용도, 유통방법도 유사하다.
3) 선사용상표 제품은 간기능 개선제로 오랜 기간 잘 알려져 있고, 특히 원고가 선사용상표 제품을 TV 등을 통해 광고할 때 앞의 두 글자인 ‘우루’를 특별히 강조하면서 오랜 기간 ‘우루~사’ 등의 방식으로 호칭해 온 점에서 일반 수요자나 거래 당사자들은 ‘우루사’ 전부를 다 쓰지 않더라도 ‘우루’만으로 선사용상표를 직관적으로 연상ㆍ인식할 수 있다.
4) 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수’ 등 건강과 관련된 음료이고, 우리나라 일반 소비자와 거래 당사자들의 교육 및 교양 수준에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표 ‘우루액’ 중 ‘액’ 부분은 액상제제 내지 액체류를 지칭하는 것으로 쉽게 인식될 수 있다. 한편 많은 제약회사들은 동일한 성분의 의약품을 필요에 따라 연질/경질 캡슐제, 액상제제, 정제, 경피흡수제 등 다양한 제형으로 변형하여 판매해 오고 있는데, 이러한 점은 국내의 일반 소비자들이나 거래 당사자들에게도 널리 알려져 있다.
5) 위와 같은 사정을 종합해 보면 이 사건 등록상표 ‘우루액’을 접한 일반 소비자와 거래 당사자들은 이를 피고가 아닌 “원고”가 오랜 기간 생산 및 판매해 온 선사용상표 제품인 연질캡슐제형 ‘우루사’의 액체 내지 액상형 제제로 쉽게 연상하여 그 출처를 원고로 오인할 수 있을 것으로 보인다.
3. 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지(후단)
설령 일반 소비자와 거래 당사자들이 이 사건 등록상표의 출처를 원고로 오인하지 않는다고 하더라도, 선사용상표와 유사한 이 사건 등록 상표가 ‘비타민을 주성분으로 하는 건강음료’ 등에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.
1) 선사용상표는 저명한 상표로, 이 사건 등록상표와 요부의 외관 및 호칭이 서로 같다는 점은 앞서 살펴 본 바와 같다.
2) 우루사는 조어로, 그 중 ‘우루’는 선사용상표 제품인 ‘우루사(간장약)’의 주성분인 우루소데옥시콜린산의 앞 두 글자와 동일하거나, ‘곰’을 뜻하는 라틴어 ‘우르수스(ursus)’ 중 앞 두 글자인 ‘우르’와 유사하다. 그러나 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 학력이나 교육 수준에 비추어 선사용상표에서 ‘우루’의 어원과 관련이 있는 우르소데옥시콜린산이나 곰의 라틴어 학명을 쉽게 떠올릴 수 있을 것으로 보이지 않는다.
반면 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 지고 있음은 이미 살펴 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표를 접한 일반 수요자나 거래 당사자는 출처 표시를 오인하지 않더라도 이 사건 등록상표의 ‘우루’로부터 선사용상표 ‘우루사’ 및 그 제품이 가지는 간기능 개선제로서의 높은 인지도와 명성을 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다.
3) 이 사건 등록상표의 지정상품 또한 ‘비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수’ 등 주로 건강과 관련된 음료이다. 따라서 ‘우루’ 부분은 일반 수요자나 거래 당사자에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 하므로 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.
4) 피고는 2021년경 “ ”, “ ”, “ ”을 상품류 제5류로 지정하여 상표출원을 하였으나 상표심사국으로부터 ‘저명한 선사용상표와 칭호 및 관념이 유사하여 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 우려가 있다.’라는 이유로 거절결정을 받은 사정도 있는바, 피고가 선사용상표나 그 사용상품의 존재를 몰랐을 것으로 보기는 어렵다. 오히려 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 저명한 상표인 선사용상표와 요부가 동일하고, 상품의 종류와 기능에 비추어 주요 소비자층도 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것으로 봄이 타당하다.
【판결의 의의】
상표법 제34조 제1항 제11호 전단 및 후단의 취지 및 그 적용 여부를 다룬 최신 사례
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