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【판시사항】
선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 늦어도 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 수요자에게 원고의 상표나 상품으로 인식되었고, 이 사건 선사용상품은 ‘화장품’ 등이고, 이 사건 지정상품은 ‘식이보충제’, ‘보충식품’, ‘미용효과가 있는 식이보충제’, ‘비타민을 주재료로 한 건강식품보충제’, ‘식이보충제용 건강기능식품’ 등이어서 동일 또는 유사하다고 보기 어렵기는 하지만, ① 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 정도, ② 각 상품의 속성, ③ 생산 및 유통과정의 공통성 등을 종합하면, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들과 출처의 오인․혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단한 사안
【판결 요지】 청구인용(심결취소)
○ 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 해당 여부
(1) 선사용상표들이 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부
① 원고는 2020. 4.경부터 오프라인, 온라인, TV 홈쇼핑 등 다양한 유통망을 통해 선사용상표들이 부착된 이 사건 선사용상품을 판매․광고한 점, ② 원고는 2020년 배우 김고은, 2021년 서예가 이정화, 2022년 배우 윤여정을 광고모델로 발탁하여 이 사건 선사용상품을 홍보하였고, 2020. 4.경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 PPL 방식(Product Placement의 약자로, 간접광고를 의미한다)으로 ‘이상한 변호사 우영우’ 등 25편의 드라마에 이 사건 선사용상품이 노출되도록 한 점, ③ 이 사건 선사용상품은 2020. 4.경 출시된 후 1년 6개월여 만에 1,000만개 이상이 판매되었고, 그 매출액은 원고의 2021년 매출액 2,500억 원 중 80% 정도의 비율을 차지한 점, ④ 원고는 2021년 이 사건 선사용상품의 광고선전비용으로 약 496억 원을 지출한 점, ⑤ 원고가 2020년부터 2021년까지 막대한 광고선전비용을 투입하여 형성한 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품에 대한 인지도는 그 이후에도 이 사건 선사용상품의 판매와 광고를 통해 지속적으로 유지․확장되어 왔을 것으로 보이는 점 등 고려하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 수요자에게 원고의 상표나 상품으로 인식되었다고 봄이 타당하다.
(2) 출처의 오인․혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부
이 사건 선사용상품은 ‘화장품’ 등이고, 이 사건 지정상품은 ‘식이보충제’, ‘보충식품’, ‘미용효과가 있는 식이보충제’, ‘비타민을 주재료로 한 건강식품보충제’, ‘식이보충제용 건강기능식품’ 등인데, 양 상품은 그 용도나 형상 등의 차이로 인해 동일 또는 유사하다고 보기 어렵기는 하다.
그러나 ① 선사용에 의하여 특정인의 상표라고 인식된 상표와 그 이후 출원된 상표의 표장이 동일한 경우에는 표장이 유사한 경우보다 수요자의 오인․혼동가능성이 높아질 것임이 분명한데, 선사용상표들과 이 사건 등록상표는 실질적으로 동일한 점, ② 이 사건 선사용상품과 이 사건 지정상품은 ‘건강의 유지 또는 증진이나 미용 목적으로 인체에 직접 적용하는 방식으로 사용된다는 점’에서 공통되는 점, ③ 이 사건 등록상표의 등록결정 무렵에는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 한국화장품, 코리아나화장품 등 수요자들에게 화장품생산․판매업체로 알려진 회사들이 이미 식이보충제, 보충식품 등을 생산․판매하고 있었던 점을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들과 출처의 오인․혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.
【판결의 의의】
이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들이 사용된 상품이 유사하다고 볼 수 없음에도, 상표의 동일성과 상품 사이의 견련관계에 비추어 출처의 오인․혼동의 염려가 있다고 본 사안
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