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【판시사항】
선사용상표가 사용된 애플리케이션의 접근용이성, 국내 사용자 수, 애플리케이션 내에서 발생한 문화의 유무 및 그 파급력, 애플리케이션의 정보통신적 특성, 애플리케이션의 국외에서의 인지도 참작 가능 여부 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 시에 국내 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 상표라고 판단한 사례
이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 연상 작용 발생 가능성, 원고가 그러한 연상작용을 의도하였는지 여부, 실제 수요자의 오인 여부 등을 종합하여 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 판단한 사례
【판결요지】 청구기각 (심결 적법)
1. 이 사건의 쟁점
이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 동일·유사하다는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 이 사건의 쟁점은 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부 및 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다.
2. 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부
다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 ‘현저하게 인식된 상표’에 해당한다고 봄이 타당하다.
가. 선사용상표가 사용되고 있는 15초가량의 짧은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 소셜 네트워크 서비스(이하 ‘이 사건 애플리케이션’이라 한다)는 구글 플레이 스토어 등에서 누구나 다운받을 수 있으며 유튜브 등 여타 플랫폼과 달리 쉽게 영상을 편집할 수 있어 그 접근성이 높다. 실제로 이 사건 애플리케이션이 국내에 출시된 지 불과 1년도 경과하기 전인 2018년에 구글 플레이 스토어의 ‘비디오동영상플레이어/편집기’ 카테고리에서 다운로드 1위를 차지하기도 하였다.
나. 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 국내 사용자 수는 약 300만 명으로 그중 41%를 차지하는 16세에서 24세 사이 사용자수가 약 140만 명으로 추정되는바, 위 당시에도 상당히 많은 우리나라 소위 ‘Z세대(1990년대 중반부터 2000년대 초반 사이의 출생자)’가 이 사건 애플리케이션을 실제로 사용하고 있었다.
다. 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 지코의 ‘아무노래 챌린지’가 시작되어 한 달 가량의 기간 동안 글로벌 누적 조회 수가 8억 뷰를 넘긴 이후로 ‘방탄소년단’, ‘트와이스’ 등의 K-POP 가수들이 이 사건 애플리케이션에서 신곡을 단독으로 선공개하거나, 일반인이 신곡 영상 챌린지에 참여하도록 유도하는 마케팅을 하였고, 이에 따라 일반인들이 이 사건 애플리케이션을 이용하여 영상을 제작·공유하는 것이 유행하였으며, 이러한 신곡 챌린지는 유튜브나 인스타그램에서도 이루어졌다. 이에 더하여, ‘틱톡커’라는 신조어가 네이버 국어사전에 2020. 6. 15. 등록되기도 한 점 등을 고려하면, 이 사건 애플리케이션을 사용하지 않는 일반 대중에게도 이 사건 애플리케이션이 널리 인식되었을 것임을 넉넉히 인정할 수 있다.
라. 이 사건 애플리케이션의 국외 매출액, 전세계에서의 광고비, 애플 앱스토어 및 구글 플레이 스토어 등의 다운로드 순위, 사용자 수 등을 고려했을 때, 이 사건 애플리케이션은 이 사건 출원상표의 출원 당시 국외 수요자들에게 널리 알려져 있었다고 할 것이다. 그런데 이 사건 애플리케이션은 소셜 네트워크 서비스로 국내에서도 쉽게 접근할 수 있는 점, 해외 아티스트들은 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 누리고 있었고 국내의 가수들도 전세계의 팬들에게 노래를 알릴 목적으로 이 사건 애플리케이션을 활용하고 있는 점에 더해, 인터넷의 발달로 정보통신이 국경의 구분 없이 널리 이용되는 현상 등을 고려해 보면, 이 사건 애플리케이션의 국외에서의 높은 인지도를 국내 수요자들의 인식 여부 판단에 참작할 수 있다.
3. 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부
다음과 같은 사정 또는 사실 즉, ① 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 가지는데, 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 서로 동일·유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘초콜릿, 쿠키’ 등 간식류인데, 선사용상표가 사용된 이 사건 애플리케이션에서도 틱톡커들이 제과에 대한 리뷰, 체험 정보, 판매 정보 등을 제공하는 영상을 업로드하고 있으므로 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높은 점, ② 원고는 유튜브 채널을 운영하는 자로서 이 사건 애플리케이션의 존재를 몰랐을 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표가 저명한 상표인 선사용상표와 호칭이 완전히 동일한 점, 원고는 유튜브 채널과 같은 온라인을 주된 홍보 채널로 이용하고 있어 양 상표의 수용자층이 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 원고는 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것으로 보이는 점, ③ 원고는 2020. 12.경 ‘틱톡젤리’라는 제품을 출시하여 이 사건 출원상표를 그 명칭으로 사용하였는데, 네이버 블로그 게시물을 보면 원고의 위 제품을 보조참가인의 이 사건 애플리케이션과 연관이 있는 것으로 오인하는 실제 사례가 확인되는 점 등을 종합해 보면, 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 출원상표로 인해 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.
【판결의 의의】
선사용상표가 사용된 애플리케이션의 접근용이성, 국내 사용자 수, 애플리케이션 내에서 발생한 문화의 유무 및 그 파급력, 애플리케이션의 정보통신적 특성, 애플리케이션의 국외에서의 인지도 참작 가능 여부 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 시에 국내 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 상표라고 판단하고, 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 연상 작용 발생 가능성, 원고가 그러한 연상작용을 의도하였는지 여부, 실제 수요자의 오인 여부 등을 종합하여 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 판단한 사안
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