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【판시사항】
유명한 관광지의 명칭을 문자 그대로 표시한 선사용상표가 국외에서 특정인의 상표로 인식되었는지 여부가 문제된 사안에서, 선사용상표의 사용실태, 선사용상표가 사용된 상품과 관련한 매출액·광고비의 유무 및 그 범위, 선사용상표가 사용된 기간 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 영국의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없다고 판단한 사례
이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장 및 상품의 유사성, 선사용상표의 인식 정도 등을 종합하여 원고에게 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 부정한 목적이 있었다고 보기 어렵다고 판단한 사례
【판결요지】 각 청구 인용 (심결들 취소)
1. 이 사건의 쟁점
이 사건 각 출원상표의 표장 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’과 선사용상표의 표장 ‘ ’은 모두 ‘코벤트 가든’으로서 호칭이 동일하므로, 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일․유사하다고 봄이 타당하다.
따라서 이하에서 이 사건에서 쟁점이 되는 심리대상인, 선사용상표가 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부 및 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 볼 수 있는지 여부에 대하여 살핀다.
2. 선사용상표가 영국 내에서 수요자들에게 ‘특정인의 상표’로 인식되었는지 여부
다음과 같은 사정 또는 사실에 비추어 보면, 선사용상표는, 이 사건 각 출원상표의 출원 당시 영국의 수요자들 사이에, 영국 런던의 저명한 관광지로서 지역 명칭을 표시하는 의미로 사용되는 것과 구별되어 ‘특정인의 상표’로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
가. 코벤트 가든은 영국의 지역 명칭으로, 수많은 관광객이 방문하는 영국의 유명한 관광지이다(이하 지리적 의미에서 위 지역을 ‘코벤트 가든’이라고 표기한다). 따라서 그 지명을 영문 그대로 표기한 선사용상표가 그 관광지에서 또는 그 관광지를 소개하는 온라인 홈페이지 등에서 노출되었다고 하더라도, 수요자들은 이를 관광지의 명칭을 표시한 것으로 인식하였을 가능성이 훨씬 높다고 보인다.
나. 소외 회사의 순임대수익이 2017년 807억 원, 2019년 1,015억 원에 이르고, 소외 회사의 2017년부터 2020년까지의 광고비 혹은 캠페인 지출이 총 3억 원 이상이기는 하나, 위 순임대수익 및 광고비 전부가 선사용상표를 다소 도안화한 실사용표장들을 사용한 상품에 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없고, 위와 같은 자료로부터 선사용상표가 영국의 수요자들에게 상당한 정도로 알려졌었다고 볼 수 없다.
다. 소외 회사 외에도 코벤트 가든을 관광지로 소개하는 홈페이지가 다수 존재하고, 소외 회사와 같이 코벤트 가든 내에서 부동산을 임대하는 사업을 하고 있는 제3자도 다수 존재하고 있으므로, 선사용상표가 영국의 수요자들에게 동일한 특정인의 상표로 인식되었다고 보기도 어렵다.
라. ① 소외 회사는 실사용상표를 소외 회사의 홈페이지, SNS 계정에 코벤트 가든이 관광지임을 알리는 정보와 함께 기재하거나, 사용상품에 사용한 것인지를 확인할 수 없는 컬래버레이션 마케팅에 사용하였던 점, ③ 보도자료에서도 ‘Covent Garden’은 주로 지리적 의미로 서술되어 사용되고 있으며 소외 회사의 명칭인 ‘CAPCO’와 함께 표시되어 있어 ‘CAPCO’ 외에 ‘Covent Garden’을 상표로서 인식할 것으로 보기 어려운 점 등을 고려하면 소외 회사는 실사용상표를 출처표시의 기능이 아니라 단순히 코벤트 가든을 지칭하는 지명으로 사용한 것이거나 사용상품과 관련 없이 사용한 것으로 보인다.
마. 실사용상표의 사용기간이 이 사건 각 출원상표의 출원일인 2020. 9. 9.까지 약 3년에 불과하다.
바. 더욱이, 소외 회사가 거래계에서 주로 사용한 실사용표장들은 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ 등으로, 선사용상표의 표장과 대비하여 다소 도안화되어 있으나, 코벤트 가든의 지명을 문자 그대로 표시하고 있다. 또한, 앞서 본 바와 같이 실사용표장들 및 그와 호칭이 동일하고 외관이 유사한 ‘Covent Garden’이라는 표시가 해당 지역에 대한 설명과 함께 그 지역을 지칭하는 의미와 연관되어 사용된 예가 대다수이다. 따라서 이와 같은 표장들이나 표시는 사용상품의 수요자들에게 영국 런던 지역에서 청과물 시장과 쇼핑센터 등으로 유명한 지역의 명칭을 뜻하는 표시로 인식되는 경우가 많았을 것으로 보인다. 그러므로 설사 소외 회사가 실사용표장들을 사용하고 광고함으로 인해 영국 내 소비자들에게 실사용표장들이 소외 회사의 출처를 표시하는 것이라고 어느 정도 인식되었다고 볼 수 있고 나아가 그것이 선사용상표의 인식도를 높이는 데 다소 기여했다고 보더라도, 그것을 이유로 곧바로 이 사건 ‘선사용상표’가 특정인의 출처를 표시하는 것으로까지 인식되었다고 인정하기는 어렵다.
3. 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였는지 여부
다음과 같은 사정 또는 사실 즉, ① 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사한 점, ② 이 사건 각 출원상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품이 동일·유사한 점, ③ 선사용상표가 사용상품과 관련하여 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같고, 따라서 원고가 이 사건 각 출원상표를 그 지정상품에 사용한다고 하더라도 선사용상표가 가지는 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 수 있을 것이라고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고는 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
【판결의 의의】
유명한 관광지의 명칭을 문자 그대로 표시한 선사용상표가 국외에서 ‘특정인의 상표’로 인식되었는지 여부가 문제된 사안에서, 선사용상표의 사용실태, 선사용상표가 사용된 상품과 관련한 매출액·광고비의 유무 및 그 범위, 선사용상표가 사용된 기간 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 영국의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없고, 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 상품의 유사성, 선사용상표의 인식 정도 등을 종합하여 원고에게 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 부정한 목적이 있었다고도 보기 어렵다고 판단한 사안
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