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【판시사항】
특허권 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘ㆍ감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다고 판시한 사례
【판결요지】 항소 일부인용
○ 특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우에 공유자에 의한 자기실시에 해당하기 위한 요건
가) 피고의 주장
피고는 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받았고, 소외 3은 이 사건 제4, 6항 발명에 관한 특허권의 공유자로서 원고의 동의 없이도 자기실시가 가능하므로, 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받아 판매한 행위는 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다.
나) 관련 법리
특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나(특허법 제99조 제3항), 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 한다(특허법 제99조 제4항). 그런데 공유자의 자기실시범위를 너무 넓게 보게 되면 특허법 제99조 제3항과 제4항의 구별이 없어지게 되고, 다른 공유자의 권리를 해칠 우려가 있으므로, 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에는 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘․감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다.
다) 구체적 판단
(1) 다음과 같은 사실이 인정된다.
① 피고 실시제품의 생산․판매에 관여한 자들은, 이 사건 필름을 생산한 소외 1, 위 필름으로 라이팅 케이스를 제조한 소외 2, 그리고 위 라이팅 케이스를 판매한 피고 및 소외 3, 4 등이다.
② 피고 실시제품의 생산․판매에 관여된 자들에 대한 국세청 매입매출 과세정보, 세금계산서 등의 자료에 의하면, 2019. 1.부터 2019. 5.까지 소외 3이 소외 1로부터 이 사건 필름을, 그리고 소외 2로부터 라이팅 케이스를 각 공급받고, 이를 피고에게 판매한 내역이 확인된다.
(2) 그러나 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 라이팅 케이스 생산․판매의 전 과정이 소외 3의 계산 아래 그의 지휘․감독 하에 이루어진 것으로 인정되기 어렵다.
① 피고 실시제품의 거래 구조는, 피고가 소외 1에게 이 사건 필름 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 피고에게 납품하는 방식이었다. 그리고 소외 2는 피고에게 라이팅 케이스를 납품만 하는 것이 아니라 직접 이를 판매하기도 하였다. 그렇다면 피고와 소외 2가 피고 실시제품을 주도적으로 생산․판매하였던 것으로 보인다.
② 피고는 별도로 진행된 가처분 사건에서 ‘소외 3이 100% 지분을 보유하고 있는 소외 4를 통해 거래해 왔기 때문에 소외 3의 자기실시로 특허침해가 발생하지 않는다고 보았다. 그런데 소외 3이 아닌 소외 4 명의로 거래된 물품들에 대한 문제가 남아 있을 수 있기 때문에 소외 3 명의로 소급하여 수정하기로 하고, 소외 4 명의로 납품되었던 피고 실시제품을 피고가 소외 4에 반품하고 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 형태로, 발주서와 세금계산서, 거래 명세서 등 각종 서류에 기재되었던 명의자를 소외 4에서 소외 3으로 수정하였다’라는 취지로 주장한 바 있다. 그렇다면 기존 피고와 소외 4의 거래 내역이 피고와 소외 3의 거래 내역으로 변경된 것으로 보인다.
③ 피고가 주장하는 거래구조에 의하면, 소외 3은 소외 1에게 이 사건 필름의 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 소외 3에게 납품하고, 소외 3이 이를 피고에게 판매하는 방식이어야 한다. 증거로 제출된 세금계산서에 의하면, 2019. 1.경부터 2019. 5.경까지 소외 2가 제조한 피고 실시제품이 소외 3을 거쳐 피고에게 납품된 것으로 나타나 있기는 하다.
그런데 소외 2와 소외 3 사이의 2019. 2. 22.자 거래는 피고가 기존에 소외 4로부터 납품받은 피고 실시제품을 반품한 다음 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 것처럼 변경하는 과정에서 소외 2도 해당 부분에 대한 세금계산서를 새로 발행한 것이다. 그리고 소외 2는 2020. 4. 3. 나머지 거래 부분에 대한 세금계산서 거래금액 합계와 동일한 액수 상당의 마이너스 세금계산서를 발행함으로써 위 매출 부분에 대한 거래를 취소한 것으로 보인다. 그렇다면 소외 3이 소외 2로부터 피고 실시제품을 납품받아 이를 피고에게 공급하였다고 보기 어렵다.
④ 피고는 소외 3이 소외 2와 피고를 지휘․감독하였음을 확인할 수 있는 증거로 소외 3이 발송한 이메일을 제출하였으나, 위와 같은 이메일은 모두 가처분결정이 내려진 이후에 작성된 것이고, 그 내용에 의하더라도 라이팅 케이스와 관련된 거래 중 극히 일부분에 불과하므로, 위 증거만으로 라이팅 케이스의 제조․판매 전 과정에서 소외 3이 피고와 소외 1, 소외 2 등에 대하여 지휘․감독하였다고 보기 어렵다. 또한 피고 실시제품의 생산․판매 전 과정에서 발생된 수익이 소외 3에게 귀속된다고 볼만한 자료도 없다.
⑤ 이상과 같은 내용을 종합하면, 피고와 소외 2가 주도적으로 피고 실시제품을 생산하는 기본 거래 관계는 변경되지 않은 상태에서, 소외 3은 단지 피고와 소외 2에게 이 사건 특허발명의 실시허락을 해준 대가로 위 ③항의 표에서 보는 바와 같이 소외 2와 피고 사이의 거래 중간단계에서 발생한 거래차익을 지급받는 방식으로 실시료를 지급받은 것으로 보인다.
【판결의 의의】
특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우, 특허법 제99조 제3항에 의하여 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고도 자기실시로서 허용될 수 있는지 그 판단기준을 제시한 사안
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