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【판시사항】
[1] 추출물 발명의 청구범위 해석
[2] 제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성이 부정되지 않고, 제2 내지 8항 발명은 명확히 기재되었으며, 제7, 8항 발명의 성립성과 명세서 기재의 실시 가능성 및 뒷받침 요건이 충족되었다고 판단한 사례
【판결요지】 청구기각
1. 추출물 발명의 청구범위 해석
생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.
제2항 발명은 “돌외추출물”, 즉 ‘물건의 발명’으로서, “돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리”한다는 ‘제조방법’, “다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함”한다는 ‘조성’, “비만 등 치료”라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로 ‘제조방법’은 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특정하는 요소이나, 위 ‘제조방법’에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.
2. 제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성
선행발명들은 제2항 발명과 같은 ‘농축액의 고온고압반응 처리’를 포함하고 있지 않은데, 그 제조방법에 따라 제조한 돌외추출물이 필연적으로 제2항 발명과 같은 조성을 가진다는 점을 인정할 수 없으므로 제2항 발명의 신규성이 부정되지 아니한다(이하 생략).
3. 명세서 기재요건 등에 관한 판단
천연물 추출물은 ① 물리적, 정성․정량적인 성질, ② 추출물을 분리하기 위한 구체적인 제법, ③ 구체적인 조성성분으로 한정하거나, ④ 위 형식 중 둘 이상을 혼합하는 방식으로 특정하는 것이 보통이다. 제2항 발명은 돌외추출물의 제조방법과 조성성분을 한정하여 명확성 요건을 충족하였고, 제3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명인 제7, 8항 발명의 특정 물질과 의약용도도 명확히 기재되었다.
한편 이 사건 특허발명 출원 당시 AMPK 활성화에 따른 항비만 등 효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있었으므로, 통상의 기술자는 특수한 지식을 부가하지 않고도 제7, 8항 발명을 정확하게 이해하고 동시에 재현할 수 있으며, 발명의 설명에 개시된 약리효과를 제7, 8항 발명의 의약용도발명에까지 확장 또는 일반화할 수 있다고 봄이 타당하다. 제7, 8항 발명은 명세서 기재의 실시 가능성 및 뒷받침 요건을 충족한다.
원고는 ‘다물린 A, B가 자연적 산물이어서 제7, 8항 발명의 성립성이 부정된다’는 주장도 하나, 제7, 8항 발명은 의약용도발명으로서 다물린 A, B라는 화합물 자체를 보호받으려는 것이 아니므로, 다물린 A, B가 자연적 산물인지와 무관하게 위 주장은 이유 없다. 나아가 이 사건 특허발명 명세서에는 유효성분으로서 다물린 A, B의 구조가 명확히 제시되어 있고, 그 화합물이 나타내는 약리효과도 기재되어 있다.
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