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【판시사항】
[1] 상표법 제34조 제1항 제13호의 요건 - “특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표”에서 ‘특정인’의 의미, 협업결합상표에서 표시된 출처의 귀속, 출원인의 ‘부정한 목적’ 판단
[2] 상표법 제34조 제1항 제20호의 요건 - 계약관계나 업무상 거래관계 등 신뢰관계의 존재 및 ‘타인’이 사용 중이거나 사용 준비 중인 상표임을 알았는지의 판단
【판결요지】 청구기각
1. 어떠한 상표를 ‘자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용’하는 자, 즉 ‘상표 사용의 주체’는 ‘상품을 생산․가공․판매하는 것을 업으로 영위하는 자’ 또는 ‘상법상의 상인’으로 한정되지 않으며, ‘상품의 소유자’나 ‘점유자’일 필요도 없다. 따라서 제13호에서 “특정인의 상품”은 그 상품의 출처가 특정인으로 인식되면 족하고, 특정인이 상품의 생산․가공․판매자 또는 소유․점유자일 것을 요하지 않으며, 복수의 주체가 자기의 상품임을 나타내기 위하여 각자의 상표를 결합하여 사용하는 것도 가능하다.
2. 유명인사가, 그 명성과 인기에서 도출되는 고객흡인력, 상품의 품질에 대한 대중의 기대와 신뢰, 유명인사의 긍정적인 이미지가 상품 사용자에게도 전사(轉寫)되리라는 수요자의 희망 등을 바탕으로 상품의 제조․판매자와 협업하여 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 표시한 상품을 기획하고, 해당 상품의 사양 또는 품질 등에 관한 통제권을 유보한 채 해당 상품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우, 그 유명인사는 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 자기 상품의 출처표시로 사용한 자라고 볼 수 있고, 그와 같은 이름, 이미지 등이 수요자 사이에 그 유명인사를 표시하는 표장으로 인식된 경우 그 이름, 이미지 등은 제13호가 정한 “국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표”에 해당한다.
3. 선사용상표들의 사용기간과 사용태양, 라이선스계약의 내용 등에 비추어 선사용상표들의 권리자는 M이고, 원고나 그와 서브라이선스 계약을 체결한 제3자가 선사용상표들을 사용하더라도 그 상표 사용의 효과는 라이선시(원고 및 제3자)가 아니라 라이센서(licensor)인 M에게 귀속되며, 이에 더하여 사용된 상품의 광범위성, 언론보도 등을 종합하면, 이 사건 상표 출원 무렵 국내외 수요자들은 선사용상표들이 표시된 상품들에 관하여 M을 동일하고 일관된 출처로 인식하였을 것으로 보이므로, 이 사건에서 제13호의 “특정인”은 M이라고 인정된다.
4. 라이선스계약의 당사자가 아니어서 계약상 지식재산권 반환의무를 부담하지 않는 원고가 B를 통해 이 사건 상표를 출원한 데에는, 출원 당시 외국 및 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 그에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 ‘부정한 목적’이 있었음을 넉넉히 추단할 수 있다(“별도의 음악제작 용역계약으로 ‘엔젤도형’에 관한 저작권을 양수하여 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 국내외 수요자들에게 선사용상표들이 원고 상품을 표시하는 것으로 인식되었다.”라고 하는 원고 주장 배척).
5. 원고와 B는, 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통해 M이 선사용상표들을 사용하거나 사용 준비 중이고, A사 등은 라이선스계약 종료와 함께 상표를 등록할 권리를 M에게 반환하여야 하며, 종국적으로는 B, 원고, A사 모두 선사용상표들을 상표등록받을 수 있는 권리자가 아님을 잘 알면서, M에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 반하여 선사용상표와 동일․유사한 상표를 동일․유사한 상품에 등록출원하였으므로, 이 사건 상표는 제20호에도 해당한다.
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