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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다는 이유로 해당 특허가 무효로 되어야 한다는 등의 주장을 하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 위 심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 정정청구를 인정하였으나 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 이 사건의 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 심결의 위법 여부를 먼저 살펴보건대, 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건데, 이 사건 특허발명의 명세서(발명의 상세한 설명)에는 ‘본압 하부위치’란 ‘정제 타정을 위하여 본압을 가할 시, 원료를 투입하는 타정기 다이와 압력을 가하는 역할을 하는 타정기 하부 펀치 사이의 이격된 거리’를 의미한다는 내용과 예시가 기재되어 있으므로 통상의 기술자는 약제분야에 관한 기술상식을 바탕으로 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용을 참조하여 이 사건 제1항 발명에 청구범위에 적힌 ‘본압 하부위치’의 구체적인 의미를 쉽게 이해할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 명확하게 적혀 있다고 판단된다
(2) 다음으로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건대, 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 선행발명의 대응 구성요소들을 비교해 볼 때 구성요소 3은 서방 이층정제의 속방층 과립을 먼저 타정한 후 서방층 과립을 추가하여 타정하는 것으로 그 타정 순서를 특정하고 있는 반면, 선행발명은 ‘서방층을 타정한 후 속방층의 타정을 하거나 반대의 순서로 타정하는 단계’와 같이 타정 순서를 특정하고 있지 않다는 점에서 차이가 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 또한 구성요소 3은 정제의 경도를 8 내지 15kg/㎠, 타정기의 터렛 속도를 12 내지 28rpm, 본압 하부위치를 7 내지 12mm로 한정하고 있으나, 선행발명에는 정제의 경도가 4~5kg/㎠로 개시되어 있을 뿐 터렛 속도와 본압 하부위치가 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 경도 관련 차이점을 ‘차이점 2’, 터렛 속도 관련 차이점을 ‘차이점 3’, 본압 하부위치 관련 차이점을 ‘차이점 4’라 한다).
(3) 차이점 1과 관련하여, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 볼 때 이 사건 특허발명이 타정 순서의 한정에 특별한 기술적 의의를 부여하고 있다고 보이지 않고, 서방이층정제의 타정 순서는, 속방층 과립과 서방층 과립을 순서대로 또는 그 역순으로 충진한 다음 한 번에 타정하거나, 속방층 과립, 서방층 과립의 순서대로 두 차례에 걸쳐 타정하거나 또는 그 역순으로 두 차례에 걸쳐 타정하는 경우가 있을 뿐이므로, 통상의 기술자로서는 적합한 타정 순서를 선택하는 데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없다.
(4) 차이점 2와 관련하여, 이 사건 특허발명의 출원 전 공개된 약학제제분야의 교재에는 정제 경도에 관하여 기재되어 있으므로 해당 분야의 통상의 기술자에게는 정제에 적합한 경도를 산출하려는 동기가 있음을 알 수 있다. 나아가, 교재의 기재내용에 따라 통상의 기술자라면, 서방 이층정제에 적합한 경도 범위가 선행문헌 등에 구체적인 수치로 기재되어 있지 않다고 하더라도, 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 적합한 마손도와 용출률을 갖는 정제의 경도를 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하고, 이 사건 특허발명의 명세서 기재 내용에 비추어 볼 때 정제 경도를 수치한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 만한 기재가 없다.
(5) 차이점 3과 관련하여, 이 사건 특허발명의 출원 전 공개된 약학제제분야 교재의 내용에 비추어 볼 때 정제 제조과정에서 품질을 위하여 터렛 속도를 적절히 조절하는 것은 이 사건 특허발명 출원일 당시 주지관용기술에 불과하고, 터렛 속도 조절은 정제 생산에 있어 필수적으로 요구되는 일반적이고 통상적인 작업에 해당하므로 통상의 기술자라면 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 적합한 마손도와 용출률을 갖도록 하는 터렛 속도를 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 나아가, 이 사건 특허발명의 명세서 기재 내용에 비추어 볼 때 터렛 속도를 수치한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 만한 기재가 없다.
(6) 차이점 4와 관련하여 이 사건 특허발명의 출원 전 공개된 약학제제분야 교재의 다음과 같은 기재에 의하면, 타정압을 조절하여 적절한 경도의 정제를 제조하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술에 불과하고, 타정압은 타정기의 상부펀치와 하부펀치가 다이에 채워진 원료 의약품을 압축할 때 가해지는 힘을 의미하므로, 본압 하부위치가 짧을수록 타정압이 상승하여 경도가 높아진다는 것은 기술상식에 해당한다. 따라서 상의 기술자는 선행발명 등에 구체적인 수치가 기재되어 있지 않더라도 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 원하는 경도, 마손도, 용출률을 달성할 수 있는 본압 하부위치 값을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 나아가, 이 사건 특허발명의 명세서 기재 내용에 비추어 볼 때 본압 하부위치를 수치한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 만한 기재가 없다. 이 사건 제1항 발명이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기도 어려우므로 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.
(7) 이 사건 제5내지 7항 발명은 모두 이 사건 제1항 발명의 종속항인데 레보드로프로피진 서방이층정제의 제조에 있어서 전분글리콜산나트륨을 붕해제, 스테아르산 마그네슘을 활택제, 폴리비닐피롤리돈을 결합제로 사용하는 구성은 이미 선행발명에 개시되어 있고, 선행발명에 개시되지 않은 나머지 성분들이 붕해제, 결합제 또는 활택제 용도로 사용된다는 점은 기술상식에 해당하므로, 통상의 기술자로서는 필요에 따라 적절히 선택하여 사용할 수 있다. 따라서 이 사건 제5 내지 7항 발명 역시 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.
(8) 이 사건 제14항 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건대, 이 사건 제14항 발명은 방법 발명인 이 사건 제1항 발명에 의하여 제조된 레보드로프로피진 함유 서방이층정제로서 붕해제, 활택제, 결합제, 방출제어 고분자의 종류를 부가, 한정한 것이다. 이 사건 제14항 발명의 청구범위에는 이 사건 제1항 발명에 의한 제조방법이 포함되나, 그 제조방법은 최종적으로 산출되는 물건인 ‘레보드로프로피진 함유 서방이층정제’의 구조나 성질을 특정하는 수단으로서만 의미를 가질 뿐이므로, 결국 이 사건 제1항 발명에 의하여 특정할 수 있는 서방이층정제의 조성이 이 사건 제14항 발명의 구성요소가 된다고 봄이 타당하다. 이 사건 제14항 발명의 구성요소 1 내지 3이 선행발명의 대응 구성요소와 동일하고, 구성요소 4의 차이점을 선행발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있음은 앞서 본 바와 같으며 나머지 구성요소들은 모두 선행발명의 대응 구성요소와 실질적으로 동일하다. 이 사건 제14항 발명은 통상의 기술자가 선행발명과 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 진보성이 없다. 결국, 이 사건 제1, 5, 6, 7, 14항 발명은 진보성이 없으므로, 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 특허가 무효로 되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 레보드로프로피진 함유 서방정의 제조방법
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