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l 사건 개요
원고는 2019. 3. 14. ‘다발성 경화증 치료용 S1P 수용체 조절제’라는 명칭의 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2019. 4. 15. 원고에게 “① 출원발명의 청구항 1항에서 11항은 발명이 명확하게 기재되어 있지 않다. ② 출원발명 명세서의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 효과를 기재하고 있지 않다. ③ 출원발명의 청구항 5항, 6항, 10항, 11항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다. ④ 출원발명의 청구항 6항, 10항, 11항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하고 있지 않다. ⑤ 출원발명의 청구항 7항, 8항, 9항은 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니다. ⑥ 출원발명의 청구항 4항, 5항, 10항, 11항은 2 이상의 항을 인용하고 있는데 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용하였다.”라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2019. 11. 15. 출원발명 중 청구항 1항에서 4항을 정정하고 청구항 5항에서 11항을 삭제하는 내용의 보정서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2020. 1. 16. 원고에게 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다. 원고는 2020. 7. 31. 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 9. 22. 구 특허법 제29조 제2항 위반의 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다.
원고는 2020. 12. 21. 특허심판원 2020원3090호로 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 2021. 1. 20. 출원발명 중 청구항 1항에 ‘직전 부하 용량 투여법 없이’를 부가하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 4. 구 특허법 제29조 제2항 위반의 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 심사전치출원의 심사결과를 통지하였고, 특허심판원은 2022. 2. 28. “출원발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허를 받을 수 없는데, 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 출원발명은 전부가 특허를 받을 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 제1항 출원발명의 진보성 인정 여부
제1항 출원발명의 구성요소 1은 ‘핑골리모드를 포함하는 제약 조성물’인 반면, 선행발명은 ‘핑골리모드 및 보조 작용제를 포함하는 제약 조합물’이라는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 구성요소 2는 ‘다발성 경화증 4가지 유형 중 재발-완화형 다발성 경화증(RR-MS) 치료용’으로 한정한 반면, 선행발명은 ‘다발성 경화증 치료용도’라는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 3과 관련, 투여용량이 구성요소 3은 0.5㎎의 일일 투여량인 반면, 선행발명은 하루에 약 0.03 내지 2.5㎎/㎏이라는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 출원발명의 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 출원발명은 특허를 받을 수 없다
2. 결론
이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
키워드: 특허, 거절결정, 다발성 경화증 치료용 S1P 수용체 조절제
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