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l 사건 개요
원고는 2019. 12. 17. ‘쌀가루를활용한 도우넛’이라는 명칭의 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2021. 10. 5. 원고에게 “① 출원발명 명세서의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다. ② 출원발명 명세서의 발명의 설명에 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 않다. ③ 출원발명의 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다. ④ 출원발명의 청구항이 명확하게 적혀 있지 않다. 따라서 특허법 제42조 제3항 제1호, 같은 항 제2호, 같은 조 제4항 제1호, 같은 항 제2호에 따라 특허를 받을 수 없다.”라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2021. 10. 15. 출원발명의 명세서를 보정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 3. 2. 위반의 거절이유가 해소되지 않았다.”라는 이유로 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다.
원고는 2022. 3. 7. 출원발명의 명세서를 보정하는 내용의 보정서를 제출하면서 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 2021. 10. 5.자 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 재심사 거절결정을 하였다.
원고는 2022. 3. 25. 특허심판원 2022원717호로 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 10. 24. “출원발명 명세서의 발명의 설명은 통상의 기술자가 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않고 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 않다. 출원발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고 명확하게 적혀 있지 않다. 따라서 출원발명은 특허를 받을 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 판단
가. 심판절차에 절차적 위법이 있는지 여부
원고가 2022. 8. 23. 특허심판원에 제출한 심판사건의견서에는 이 사건 출원발명의 거절결정에 관한 의견이 기재되어 있지 않았고, 원고의 2022. 8. 23.자 보정은 보정할 수 있는 기간에 한 것이 아니어서 특허심판원이 이를 반영하지 않고 판단하였다고 하더라도 심결에 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.
나. 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하는지 여부
출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있지 않으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.
다. 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하는지 여부
출원발명 명세서의 발명의 설명에는 출원발명의 배경이 되는 기술에 관하여 기재되어 있지 않다. 따라서 출원발명의 발명의 설명에는 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.
라. 출원발명의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하는지 여부
출원발명의 청구항에는 “본 발명은 제과제빵제조,즉석제조판매업의생산성가치를높이고 시장성확보에 도움이되는 제품이 될 수 있다”라고 기재되어 있다. 그러나 이러한 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 따라서 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.
가. 출원발명의 청구범위차 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하는지 여부
출원발명의 청구항 기재만으로는 통상의 기술자가 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 없다. 따라서 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.
2. 결론
이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
키워드: 특허, 거절결정, 기재불비, 쌀가루를활용한 도우넛
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