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l 사건 개요
원고들은 2019. 9. 23. 피고를 상대로, “제1항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2 및 비교대상발명 4에서 9의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 이 사건 제1항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고들의 심판청구를 2019당2999호 사건으로 심리한 다음, 2020. 10. 29. “제1항 발명은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2 및 비교대상발명 4에서 9의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유를 들어 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
원고들은 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 피고는 소 계속 중이던 2022. 11. 9. 특허심판원에 제1항 발명을 정정하는 정정심판청구를 하였고, 특허심판원은 이를 2022정95호로 심리한 다음 2023. 1. 19. ‘해당 정정심판청구가 특허법 제136조 제1항 및 제3항에서 제5항의 정정요건을 모두 충족하는 적법한 정정에 해당된다.’는 이유로 이를 인용하는 심결을 하였고, 해당 정정심결은 그 무렵 확정되었다.
l 판시 요지
1. 제1항 발명의 진보성 부정 여부
가. 구성요소 1
구성요소 1은 재결정 공정을 포함하지 않는 일관 공정에 의해 얻어지는 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말로 한정한 데 비해, 선행발명에서는 재결정 공정을 포함하여 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말을 제조하는 점에서 차이가 있다(차이점 1).
나. 구성요소 2
구성요소 2는 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말에 대하여 그중 트레할로스의 함유량(순도)을 99.0질량% 이상으로 하는 하한과 함께 99.7질량% 이하로 하는 상한으로도 한정하고 있는 데 비해, 선행발명에는 순도의 상한에 대한 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).
다. 구성요소 3
구성요소 3은 분말 X선 회절 프로필에 근거하여 산출되는 트레할로스 이수화물 결정의 결정화도를 90.0% 이상 96.8% 이하로 한정한 데 비해, 선행발명에는 트레할로스 이수화물 결정의 결정화도가 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
라. 소결
제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
2. 결론
제1항 및 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있어 인용한다.
키워드 : 특허, 등록무효, 진보성, 통상의 기술자, α,α-트레할로스 이수화물 결정 함유 분말의 제조방법
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