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l 사건 개요
원고들은 2019. 9. 23. 피고를 상대로, “제1항 및 제2항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2 및 비교대상발명 4에서 9의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 제1항 및 제2항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고들의 심판청구를 2019당2998호로 심리한 다음, 2020. 10. 29. 제1항 및 제2항 발명은 진보성이 부정되지 않는다는 이유를 들어 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
원고들은 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 피고는 이 사건 소 계속 중이던 2022. 11. 9. 특허심판원에 제1항 발명을 정정하는 정정심판청구를 하였고, 특허심판원은 이를 2022정94호로 심리한 다음 2023. 1. 19. 이를 인용하는 심결을 하였으며, 해당 정정심결은 그 무렵 확정되었다.
l 판시 요지
1. 제1항 발명의 진보성 부정 여부
가. 구성요소 1
구성요소 1은 재결정 공정을 포함하지 않는 일관 공정에 의해 얻어지는 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말로 한정한 데 비해, 선행발명에서는 재결정 공정을 포함하여 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말을 제조하는 점에서 차이가 있다(차이점 1).
나. 구성요소 2
구성요소 2는 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말에 대하여 그중 트레할로스의 함유량(순도)을 99.0질량% 이상으로 하는 하한과 함께 99.7질량% 이하로 하는 상한으로도 한정하고 있는 데 비해, 선행발명에는 순도의 상한에 대한 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).
다. 구성요소 3
구성요소 3은 분말 X선 회절 프로필에 근거하여 산출되는 트레할로스 이수화물 결정의 결정화도를 90.0% 이상 96.8% 이하로 한정한 데 비해, 선행발명에는 트레할로스 이수화물 결정의 결정화도가 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
라. 구성요소 4
구성요소 4와 선행발명의 대응 구성은 분말의 입도 분포를 특정하고 있는 점에서는 동일하나, 그 입도 분포를 특정하는 입자 크기 범위와 그 범위에 속하는 입자가 분말 전체에서 차지하는 비율에서 다소 차이가 있다(차이점 4)
마. 소결.
제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
2. 제2항 발명의 진보성 부정 여부
제2항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서, 제1항 발명을 ‘분말 전체의 환원력이 0.5질량% 이하’라는 내용으로 추가 한정한 것이다. 비록 선행발명에서 직접적으로 환원력이 0.5% 이하인 것을 기재하고 있지는 않지만, 트레할로스가 환원력이 없는 비환원당이고, 선행발명 트레할로스 A의 순도가 99.5%이며 갑 제19호증에 기재된 트레할로스 B의 재현 실험에서 해당 트레할로스의 순도 역시 99.5%인 점을 고려하면, 트레할로스 분말 A, B에서 0.2%, 0.3%의 글루코오스 이외의 다른 환원당이 불순물로 존재하더라도 비환원당인 트레할로스가 순도 99.5%로 존재하고 있는 이상, 최대한 존재 가능한 전체 환원당은 0.5% 이하의 불순물로서 존재할 수밖에 없다. 결국, 선행발명에는 분말 전체의 환원력이 0.5% 이하인 구성이 실질적으로 개시되어 있다고 보아야 한다. 따라서 제2항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.
3. 결론
제1항 및 제2항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있어 인용한다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 통상의 기술자, α,α-트레할로스 이수화물 결정 함유 분말의 제조방법
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