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l 사건 개요
김OO은 원고를 상대로 ‘특허발명은 선행발명들(선행발명 1 내지 7)과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되거나, 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되므로 그 특허가 모두 취소되어야 한다’고 주장하면서 특허취소신청을 하였다. 특허심판원은 원고에게 위와 같은 취지의 취소의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 특허발명 청구항 1 내지 4(제1항 내지 제4항 발명) 및 발명의 설명을 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 이에 대하여 특허심판원은, 정정청구는 인정되나 제1, 2항 정정발명은 선행발명 1 내지 3과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되거나, 선행발명 1 내지 3 중 어느 하나 또는 선행발명 1 내지 3의 결합 등에 의해 진보성이 부정되고, 제3, 4항 정정발명은 선행발명 4 또는 선행발명 4, 7의 결합 등에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 위 특허취소신청을 받아들이는 결정을 하였다.
l 판시 요지
제1, 2항 정정발명은 LNG 탱크의 모재가 9%Ni 강인 반면, 선행발명 1의 LNG 탱크의 모재는 오스테나이트계 스테인리스강(SUS316 및 SUS316L)이라는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제1, 2항 정정발명의 Mn의 함량 비율은 3.0~8.0 중량%의 수치 범위 내에 있는 반면, 선행발명 1의 조성성분 중 Mn의 함량 비율은 1.0~3.0 중량%의 수치 범위 내에 있다는 점에서 차이가 있고(차이점 2), 제1, 2항 정정발명은 P+S의 수치 범위를 0.1 중량% 이하로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1은 P+S의 수치 범위가 구체적으로 한정되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
차이점 1과 관련하여, 모재가 9%Ni강인 LNG 탱크 제작 용도로 사용한다는 한정 사항으로 인해 제1, 2항 정정발명에서 조성성분 및 각 조성성분의 함량 비율의 수치 범위로 특정하고 있는 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어의 구조나 성질 자체가 달라진다고 보기는 어렵다. 따라서 제1, 2항 정정발명은 그 용도 기재(9%Ni 강으로 모재를 한정)에 따라 물건 자체의 구조나 성질이 달라지지 않는 경우에 해당하므로, 물건 자체의 진보성이 부정되면 물건발명의 진보성이 부정되는 것이고, 물건의 용도를 한정하였다는 점만으로 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다.
차이점 2, 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다. 제1, 2항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
제3, 4항 정정발명은 LNG 탱크의 모재가 9%Ni 강인 반면, 선행발명 4의 LNG 탱크의 모재는 18%Cr-12%Ni-2%Mo-N강(SUS316LN) 및 19%Cr–13%Ni– 3%Mo-N강이라는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제3, 4항 정정발명은 Mn의 수치 범위를 2.0~5.0 중량%로 한정하고 있는 반면, 선행발명 4는 Mn의 함량 비율이 1.51%, 1.44%로서 이 사건 제3, 4항 정정발명의 Mn의 수치 범위 내에 포함되지 않는다(차이점 2). 구성요소 3은 –196℃ 샤르피 충격 인성값을 33~45J로 한정하고 있는 반면, 선행발명 4에는 이러한 구성이 구체적으로 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
차이점 1과 관련하여, 제3, 4항 정정발명은 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어에 관한 물건 발명으로 그 용도(모재가 9%Ni강인 LNG 탱크 제작용)를 한정하고 있기는 하지만, 그와 같은 용도의 한정이 제3, 4항 정정발명에서 용착금속의 조성성분 및 각 조성성분의 함량 비율의 범위로 특정하고 있는 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어의 구조나 성질 자체에 변화를 가져온다고 보기는 어렵다. 따라서 물건 자체의 진보성이 부정되면 물건발명의 진보성이 부정되는 것이고, 물건의 용도를 한정하였다는 점만으로 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다.
차이점 2, 3은 통상의 기술자가 선행발명 4로부터 쉽게 극복할 수 있다. 제3, 4항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 4로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
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