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l 사건 개요
원고는 2021. 12. 31. 특허심판원 2021정154호로 아래 나.항 기재 특허발명의 명세서에 대하여 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 4. 1. 원고에게 “이 사건 정정심판청구에 의한 이 사건 특허발명의 청구항 1항, 4항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 아래 다.항 기재 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있다.”라는 정정불인정 이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2022. 5. 23. 정정불인정 이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허심판원은 2022. 6. 17. “이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항에서 규정한 정정요건은 충족하나, 이 사건 특허발명의 청구항 1항, 4항은 원고의 정정심판청구에 의하여 정정되더라도 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없으므로, 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 특허법 제136조 제5항에 반한다.”라는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 특허법 제136조 제5항 정정요건의 충족 여부
가. 정정 후 제1항 발명의 진보성 부정 여부
구성요소 3의 지지부재는 슬라이딩도어에 고정 결합되는 반면, 선행발명의 래치 지지부재는 수용 프레임(12)에 고정 결합된다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 구성요소 4의 걸림홈은 슬라이더의 전면에 형성된 반면, 선행발명의 계합 갈고리는 가압자의 내단 측에 돌출 형성된다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 6의 걸림부는 프레임의 타측에 형성되는 반면, 선행발명의 래치용 계합 가장자리는 가동 문틀에 형성된다는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 구성요소 8, 9는 슬라이더의 양측에는 가이드돌기가 돌출 형성되어 있고, 이동공의 양측에는 가이드돌기가 삽입되고 안내되는 가이드홈이 형성되어 있으며, 가이드홈은 지지부재의 후면방향으로 개방되고 전면방향으로는 폐쇄되어 있는 반면, 선행발명은 이동공의 내단 측에 래치의 가압자와 계합 갈고리가 연결되면서 계합 갈고리가 안내되는 부분의 형상에 맞추어 공간이 형성되어 있고, 위 개방 부분은 전면방향과 후면방향으로 폐쇄되어 있다는 점에서 차이가 있다(차이점 4)
정정 후 제1항 발명은 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명으로부터 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 차이점들을 극복하고 쉽게 도출할 수 없다고 할 것이므로, 결국 정정 후 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.
나. 소결론
이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항에서 정한 정정요건을 충족한다고 할 것이므로, 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.
2. 결론
이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.
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