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l 사건 개요
특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 보정된 청구항 2 내지 9는 선행발명 1, 2, 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 특허거절결정을 하였고, 보정 후 재심사 청구된 이 사건 출원발명은 여전히 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명의 청구항 2, 3, 6 내지 9에 대하여 특허거절결정을 하였다. 원고가 재심사 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관의 거절이유와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 제2항 발명의 진보성 인정 여부를 살펴보건데, 이 사건 제2항 발명의 서열번호 4의 유전자 서열로 이루어진 Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G, R683G, R685G, R815G, K986P 및 V987P로 치환된 (COVID-19 항원용 단백질을 코딩하는 COVID-19 유전자 백신용) DNA 단편’이라고 해석함이 타당하다.
(2) 이 사건 제2항 발명의 구성요소 중 Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G로 치환하는 구성은 선행발명 1에 개시되어 있지 않으나(이하 ‘차이점 1’), 선행발명 2 및 3은 기술분야 및 발명의 목적이 이 사건 제2항 발명 및 선행발명 1과 일부 공통되고, 대상 선행발명에 따르면 스파이크 단백질에 의해 매개되는 바이러스 진입 단계에서, ACE2와 결합하는 부분인 RBD 중 수용체-결합 모티프(Receptor-Binding Motif; RBM) 잔기의 변이가 ACE2 결합력을 낮출 수 있음을 보여주고 있는 점, 선행발명 2에는 RBM 일부를 Y449A, N487A, Y489A, N501A, Y505A로 치환하는 구성이 ACE2의 결합 강도를 교란한다는 점, 493번 위치가 수용체 결합에 관여한다는 점이 개시되어 있고, 선행발명 3에는 Q493N, Q493Y, N501T로의 변이가 ACE2 결합 친화도를 낮춘다는 것이 개시되어 있는 점 등 SARS-CoV-2 수용체와 밀접하게 상호작용하는 RBM의 위치가 449, 487, 493, 501, 505번으로 알려진 이상 통상의 기술자라면 해당 위치 잔기부터 치환하려 시도할 것이고, 알라닌(A) 또는 글라이신(G)으로 치환을 먼저 고려할 것이다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자의 일반적인 창작능력 범위 내에 있어 기술적 어려움이 없다.
(3) 이 사건 제2항 발명은 구성요소 2에서 S1/S2 퓨린 절단 부위를 R683G, R685G로 치환했는데, 선행발명 1의 변이체 S.dTM.PP(후술)는 퓨린 절단 부위를 삭제한 점, 참고문헌 13은 682, 684번 위치까지 치환하고 683, 685번 위치 아르기닌(R)을 [글라이신(G)이 아닌] 세린(S)으로 치환했다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’). 잔기 치환의 후보로 알려진 위치 중 일부만 글라이신(G)으로 치환하는 것은, 통상의 기술자가 구체적인 개시나 암시가 없더라도 쉽게 시도할 수 있는 범위 내에 있다. 원고는 ‘선행발명 어디에도 RBM 부위 치환과 퓨린 절단 부위 치환의 결합에 관한 기재나 암시가 없다’고도 주장하나 RBD에서는 쉽게 면역 회피 돌연변이가 생길 수 있어 퓨린 절단 부위 및 프롤린 치환을 통한 안정화가 중요하다는 내용이 이미 개시되어 있고, 선행발명 2 및 3에 실시례나 실험데이터가 없다는 것만으로 결합의 동기가 없다고 볼 수도 없다.
(4) 마지막으로 이 사건 제2항 발명의 구성요소 2 중 S2’ 절단 부위에서 R815G로 치환하는 구성은 선행발명 1에 개시되어 있지 않다(이하 ‘차이점 3’). 참고문헌 11은 HKU1 바이러스의 901 내지 918 위치에 인접한 2차 절단 부위로서 S2’에 관하여 언급하면서, 도면 6[그림 3]에서 SARS-CoV, MER-CoV의 대응되는 위치를 표시하고 있다. 그리고 이 사건 출원발명 원출원일 전에 반포된 여러 문헌에, SARS-CoV-2가 세포 내로 침투할 때 “S2’(R815 위치) 절단”은 S1/S2 절단이 있은 후 일어나는 것으로 보이고, 원형질막에서 숙주-수용체 결합이 일어나거나 바이러스의 세포 내 이입(endo- cytosis)이 있기까지는 일어나지 않을 수 있다는 점이 개시되어 있었고, S2’ 절단에 관여하는 TMPRSS2(transmembrane serine protease 2) 억제제와 S1/S2 절단에 관여하는 퓨린 억제제 MI-1851를 결합하면 SARS-CoV-2에 대하여 더 강력한 항바이러스 활성이 만들어진다는 것도 알려져 있었다. 따라서 통상의 기술자는 S1/S2 퓨린 절단 부위와 함께 S2’ 절단 부위 치환을 시도해 볼 것이고, 글라이신(G)으로의 치환은 앞에서 본 바와 같이 통상의 기술자의 일반적인 창작능력 범위 내에 있는 것으로 기술적 어려움이 없다.
(5) 선행발명 1과 선행발명 2 및 3은 기술분야와 발명의 목적이 공통되고, 선행기술문헌에 차이점 1, 2 및 3에 관한 기재나 암시가 있어 통상의 기술자는 이를 쉽게 극복하고 이 사건 제2항 발명과 같이 8개 아미노산 잔기를 치환하는 구성에 이를 수 있으며, 나아가 선행발명들에 이러한 조합을 방해하는 부정적인 교시가 있지도 않다. 한편 원고는 이 사건 제2항 발명에는 선행발명 1, 2 및 3에서는 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 주장하나 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 제2항 발명이 선행발명들에서는 예측할 수 없는 현저한 효과를 가진다고 인정할 수 없다. 결국, 이 사건 제2항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상 청구항으로 이루어진 경우 어느 한 청구항에라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다. 그렇다면 이 사건 출원발명은 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 특허를 받을 수 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 진보성, COVID-19 항원용 단백질, 이를 코딩하는 DNA 단편 및 이를 포함한 유전자 백신
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