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l 사건 개요
원고는 특허심판원에 피고를 상대로, ‘특허발명은, 특허법 제42조 제3항에 위배되고, 선행발명 2에 의해 신규성이 부정되며, 선행발명 1 등으로부터 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.‘라는 취지로 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. ‘특허발명은 특허법 제42조 제3항의 규정을 충족하고, 선행발명 2는 공지된 것으로 인정될 수 없으며, 특허발명은 선행발명 1과 대비하여 진보성이 인정된다.’라는 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.
l 판시 요지
1) 특허법 제42조 제3항 제1호 위반 여부
제1항 발명의 청구 대상(물건의 발명으로, ‘절연된 부스바’가 아니고 ‘부스바의 중첩 및 처짐 방지용 절연부스바 “코팅 제조장치”’이다.), 주요 기술적 특징(부스바를 지지하여 부스바의 처짐을 방지하도록 지지판이 구비되는 이송부, 이송부 상에 형성되어 이송되는 부스바의 폭에 따라 폭이 조절되며 부스바를 가이드하는 가이드부, 표면에 절연재가 코팅되어 절연부스바로 형성시키며 부스바의 크기에 따라 변경이 가능한 코팅부 및 절연코팅된 절연부스바를 이동시켜 배출하는 이동부를 포함하여 형성된 것), 발명의 설명에 기재된 내용(특허발명은 종래의 절연부스바 코팅 제조장치-선행발명 1과 같다-는 부스바가 이송되는 과정 중에 컨베이어벨트 상에서 부스바의 무게로 인해 처짐 또는 부스바끼리의 중첩이 발생되고, 이로 인해 코팅장치에 투입되는 부스바가 정상적으로 투입되지 못하여 부스바의 불량 또는 파손이 발생되는 문제점을 해결하고자 하는 것으로, 부스바를 이송시키는 이송부에 지지판을 구비하여 부스바가 처지거나 중첩되지 않게 공급할 수 있고, 코팅부의 일측판과 타측판이 교체 가능하도록 형성되어 몰드와 결합되므로 부스바의 크기에 따라 일측판과 타측판을 몰드에서 쉽게 분리 교체할 수 있는 효과를 가지고 있는데, 이러한 해결과제와 효과를 달성하기 위한 구체적 수단으로서 부스바의 크기에 따라 몰드에서 일측판과 타측판을 쉽게 분리하여 교체할 수 있는 것임을 알 수 있고, 절연부스바 코팅 제조장치를 실시하기 위한 구체적 내용으로서 코팅부 등의 구성들과 기술적 특징 및 효과에 대하여 명확하고 상세하게 기재되어 있음)을 살펴볼 때, 특허발명의 발명의 설명에는 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 제1항 발명에 기재된 절연부스바 코팅 제조장치의 목적, 구성 및 효과를 이해할 수 있음과 아울러, 그와 동일한 장치를 생산하여 사용할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있다고 볼 수 있다.
원고는, ‘선행발명 1에서 돌출부가 형성된 제1 금형판은, 몰딩액이 부스바가 코팅부의 일측판으로 진입되는 방향의 역방향으로 유출되지 못하게 하는 동시에 몰딩액이 타측판에 형성된 배출구의 하단면에 유출되지 못하는 문제를 방지하여 부스바에 균일한 두께로 코팅되게 하는 부스바 코팅 제조장치에 있어 필수 구성요소인데, 특허발명은 이에 대응하는 구성을 포함하고 있지 않아 부스바의 코팅 제조가 불가능하므로, 특허발명의 명세서에는 중대한 기재불비가 있다.’라는 취지로 주장하나, 이를 받아들이지 않는다.
2) 선행발명 2가 특허발명 출원 전에 공지된 기술인지 여부
피고는 이 사건 공장에서 퇴직하기 이전에 선행발명 2를 발명하였던 사실, 선행발명 2는 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 이 사건 공장에 설치되어 원고나 원고의 지시, 감독을 받았던 원고의 종업원 등에 의하여 사용되었던 사실은 인정할 수 있다. 그러나 선행발명 2가 제작되어 이 사건 공장에서 사용된 경위와 그 사용방식 및 사용장소, 선행발명 2를 사용한 원고의 종업원 등과 원고 및 피고의 관계, 특허발명과 관련된 원고와 피고 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상 등을 종합해 볼 때, 선행발명 2는 신의칙 또는 상관습 등에 비추어 비밀유지의무가 있는 특정인들에게만 공개되었던 것으로 인정함이 타당해 보인다.
3) 제1항 발명이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부
차이점 1, 2는 선행발명 1의 이송장치는 제1항 발명의 이송부에 구비된 판 형태의 개구가 형성된 지지판에 대응하는 구성을 구비하고 있지 않다는 점인데, 이는 통상의 기술자가 선행발명 1을 통해 쉽게 극복할 수 있는 것이라 볼 수 없다.
차이점 3 내지 7은 제1항 발명의 코팅부는 선행발명 1의 돌출부가 형성된 제1 금형판에 대응하는 구성을 별도로 구비하고 있지 않고, 단지 일측판과 타측판의 결합으로 부스바를 코팅하는 점에서 기인하는 것인데, 이 또한 통상의 기술자가 선행발명 1을 통해 쉽게 극복할 수 있는 것이라 볼 수 없다.
키워드: 특허, 등록무효, 부스바의 중첩 및 처짐 방지용 이송기와 금형 교체형 멀티 다이스를 이용한 절연부스바 코팅 제조장치, 절연 부스바 코팅, 특허법 제42조 제3항 제1호, 발명의 설명(명세서) 기재요건 충족, 선행발명 적격 부정, 특허발명의 출원 전 공지 부정, 비밀유지의무, 신규성 인정, 진보성 인정
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