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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 진보성 부정 등을 이유로 특허심판원에 이 사건 정정발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 위 무효심판절차에서 이 사건 정정발명의 청구항 제1항, 제7항 및 제11항을 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 이 사건 정정청구는 적법하여 인정하면서도 이 사건 제1항 내지 제12항 정정발명 모두 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 위 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보기 위해 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소와 선행발명의 대응 구성요소의 대비해 볼 때 이 사건 제1항 정정발명은 벨크로가 인서팅 사출성형되어 마스크 가이드에 일체로 형성된 것인 반면, 선행발명 2의 경우 흡기구 테두리의 배면 일측에 설치된 벨크로 테이프의 구체적인 설치방법에 관하여 명시하고 있지 않다는 점에서, 양 발명은 차이가(차이점 1-1) 있다. ‘보강벨크로파스너의 고정수단’에 관한 선행발명 3의 명세서에는 이 사건 제1항 정정발명에서 벨크로를 인서팅 사출성형하여 마스크 가이드에 일체로 형성한 것과 동일한 ‘인서트 사출기법’에 대해 개시하고 있고, 선행발명 3과 그 기술분야가 동일한 선행발명 2에 따라 마스크[방진 마스크의 흡기구]를 제작하면서 벨크로 테이프를 흡기구 테두리의 배면 일측에 설치하는 방법으로 선행발명 3에 개시된 ’인서트 사출기법’을 채택하는 데에 별다른 어려움이 없을 것으로 보인고, 나아가 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 2에 선행발명 3을 결합함으로써 통상의 기술자가 예측할 수 있는 것 이상의 현저하거나 이질적인 작용효과를 가진다는 점을 엿볼 수 있는 기재가 이 사건 정정발명의 명세서에 존재하지 아니한다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
(2) 다음으로 이 사건 제2항 내지 제6항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보건대, 이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항 발명으로 선행발명 2에는 ‘흡기구 내측에는 미세한 이물질을 걸러내기 위한 필터가 착탈이 용이하게 설치되는 구성’이 개시되어 있고, 이는 이 사건 제2항 정정발명과 실질적으로 동일하다. 이 사건 제 3항 내지 제6항 정정발명은 모두 이 사건 제1항 정정발명의 종속항 발명으로 선행발명 2에는 ‘외부 공기 흡입 시 비교적 부피가 큰 이물질을 1차적으로 걸러내기 위해 반구형상의 그릴망이 격자 또는 원형상의 통공을 갖는 구성’이 개시되어 있는바, 이는 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명에서의 필터삽입부의 세부 형상과 실질적인 차이가 없다. 따라서 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 각 진보성이 부정된다.
(3) 이 사건 제7항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보기 위해 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소와 선행발명의 대응 구성요소의 대비해 볼 때 이 사건 제7항 정정발명은 하부금형에 ‘4개’의 필터 부착용 벨크로단 형성부를 구비하고 상부금형에 4개의 벨크로단 삽입홀 형성부를 구비한 합성수지 마스크의 사출성형장치인 반면, 선행발명 3의 경우 하부금형에 ‘2개’의 보강벨크로파스너의 삽입부만을 구비하고 있고 상부금형의 세부 구성에 관하여는 명시하고 있지 않다는 점에서, 양 발명은 차이가 있다(차이점 7-1). 선행발명 3의 경우, 보강벨크로파스너를 제2접합부재를 성형할 성형금형에 투입하여 제2접합부재에 일체화하여 성형하는 ‘인서트 사출기법‘에 대하여 개시하고 있고, 단지 ‘청소용 밀대’에 한정되는 것이 아니라 사출성형이 가능하고 벨크로파스너가 필요한 제품에 모두 적용될 수 있는 발명인 한편, 선행발명 2는 필터의 탈부착이 가능한 방진 마스크에 관한 발명이고, 나아가 선행발명 3과 선행발명 2는 모두 벨크로 테이프 또는 벨크로파스너를 사용하는 제품에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 공통된다는 점 역시 앞서 본 바와 같다. 라서 벨크로를 이용하여 필터의 탈부착이 가능한 마스크를 ‘벨크로 인서트 사출성형’의 방법으로 제조하고자 하는 통상의 기술자는 선행발명 3과 선행발명 2에서의 방법으로 변경하는 것에 별다른 기술적 어려움이 없고, 그 과정에서 삽입부의 개수를 2개에서 4개로 늘리는 것 역시 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계변경사항에 불과하다고 봄이 타당하다. 비록 선행발명 3에서 상부금형의 세부 구성에 관하여는 명시하고 있지는 않다고 하더라도, 하부금형에 인서트 사출성형 과정에서 보강벨크로파스너를 고정 및 안착시키는 구성을 이미 개시하고 있고, 나아가 이 사건 제7항 정정발명과 선행발명 3은 모두 벨크로 인서팅 타입의 사출성형장치를 이용하여 벨크로[보강벨크로파스너]를 합성수지 제품 등에 일체화한다는 점에서 그 목적 및 효과가 동일하고, 그 밖에 달리 이 사건 정정발명의 명세서에 이 사건 제7항 정정발명의 상부금형에 구비된 ‘벨크로단 삽입홀 형성부’와 관련하여 선행발명 3보다 현저한 효과가 있다고 볼 만한 기재를 찾아볼 수 없다. 따라서 이 사건 제7항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
(4) 이 사건 제8항 내지 제10항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보건대, 이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제7항 정정발명의 종속항 발명으로 이 사건 정정발명의 명세서에서는 벨크로단 삽입홀 형성부의 형태를 한정한 기술적 의미나 작용효과에 대하여는 전혀 기재하고 있지 않은데 선행발명 3 역시 보강벨크로파스너를 하부금형에 요입 형성된 삽입부 내에 투입하여 고정 및 안착시키고 있는 점, 이에 더하여 상부금형에 추가적인 고정 수단을 형성하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 구현할 수 있는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 제8항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다. 이 사건 제9항 정정발명은 이 사건 제7항 정정발명의 종속항 발명으로 선행발명 6은 호퍼에 공급되는 합성수지 등 원료를 균일하게 혼합하기 위하여 교반장치가 설치된 사출기용 호퍼를 개시하고 있으며, 통상의 기술자가 그 필요에 따라 교반기의 개수를 조절하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고도 할 수 없다. 따라서 이 사건 제9항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다. 마지막으로 이 사건 제10 정정발명은 이 사건 제9항 정정발명의 종속항 발명으로 선행발명 6의 명세서 기재 및 교반기가 모터로 교반날개를 회전시켜 교반탱크 내에 있는 합성수지를 교반하는 것은 해당 분야의 기술상식에 해당하므로 이 사건 제10항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
(5) 이 사건 제11항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보기 위해 이 사건 제11항 출원발명의 구성요소와 선행발명의 대응 구성요소의 대비해 볼 때 이 사건 제11항 정정발명은 구성요소 11-2에서 필터 부착용 벨크로에 대한 인서팅을 하부금형의 필터 부착용 벨크로단 형성부 상으로 ‘원스탑 방식’으로 수행한다고 명시하고 있는 반면, 선행발명 3의 경우 보강벨크로파스너가 하부금형의 삽입부에 원스탑 방식으로 인서팅되는 것인지에 관하여 명시적으로 기재하고 있지 않다는 점에서, 양 발명은 차이가 있다(차이점 11-1). 선행발명 3은 사출성형이 가능하고 벨크로파스너가 필요한 제품에 관하여 보강벨크로파스너를 성형금형에 투입하여 제2접합부재에 일체화하여 성형하는 ‘인서트 사출기법‘에 대하여 개시하고 있고, 선행발명 2는 탈부착이 가능한 흡기구를 포함하는 방진 마스크에 관한 발명이며 흡기구 역시 금형을 이용한 사출성형에 의하여 제조된다는 점은 해당 분야의 기술상식이다. 나아가 양 발명 모두 벨크로 테이프 또는 벨크로파스너를 사용하는 제품에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 공통된다. 따라서 통상의 기술자로서는 벨크로 인서팅 타입의 필터교환 방식 범용 합성수지 마스크의 제작방법과 관련하여, 선행발명 3의 하부금형 및 상부금형으로 선행발명 2와 같이 벨크로 테이프가 형성되어 있는 마스크를 제작하면서 선행발명 3의 인서트 사출성형 방식을 사용하는 마스크 제작방법을 발명하는 것에 별다른 기술적 어려움이 없다고 보인다. 한편, 이 사건 정정발명의 명세서에는 필터부착용 벨크로에 대한 인서팅을 ‘원스탑 방식’으로 수행하는 것과 관련한 기재에 따르면 마스크 가이드와 필터삽입부의 사출성형 과정에서 필터부착용 벨크로를 하부금형의 필터 부착용 벨크로단 형성부 상으로 인서팅 사출성형함으로써 벨크로를 마스크 가이드에 일체로 형성하는 것을 의미한다. 그런데 선행발명 3의 기재에 따르면 제11항 정정발명에서 필터부착용 벨크로에 대한 인서팅을 원스탑 방식으로 수행하는 것과 차이가 없고, 보강벨크로파스너가 인서팅 사출성형되어 제2접합부재에 일체로 형성된다는 점에서 그 작용효과도 동일하다. 따라서 이 사건 제11항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
(6) 마지막으로 이 사건 제12항 정정발명의 진보성 부정 여부를 살펴보건대, 이 사건 제12항 정정발명은 이 사건 제11항 정정발명의 종속항 발명으로 “합성수지를 교반하여 호퍼로 공급시 액상의 기능성 첨가물을 균일하게 혼합하여 함께 투입하는 것”으로 한정하고 있는데 사출성형 공정에서 합성수지 공급시 액상의 기능성 첨가물을 혼합하여 공급하는 것은 해당 분야의 기술상식이라 할 것이다. 따라서 이 사건 제12항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다. 결국, 이상의 검토결과를 종합하면 이 사건 정정발명은 모두 그 특허등록이 무효로 되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 특허요건, 진보성, 벨크로 인서팅 타입의 필터교환 방식 범용 합성수지 마스크, 이의 사출성형장치 및 제작방법
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