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l 사건 개요
원고는 2021. 7. 16. 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 아래와 같이 정정심판청구를 하였다. 이는 발명의 설명에 기재된 구성을 청구항 1에 추가한 것이다. 그러나 특허심판원은 2022. 8. 11. 이 사건 정정발명은 특허출원을 한 때에 진보성을 구비하지 못하여 특허법 제136조 제5항의 규정에 위배된 것이라는 취지의 정정의견제출통지를 하였고, 2022. 9. 27. ‘이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1 및 4의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 제2 내지 7항 정정발명도 선행발명 1 내지 4의 결합에 의해 진보성이 부정되어 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반된다‘는 이유로 정정심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
구성요소 2는 피스턴 본체의 외표면에 결합되어 용기의 실린더 내벽과의 기밀을 유지하기 위한 패킹에 관한 것인데, 선행발명 1에는 구성요소 2의 패킹에 대응되는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점(차이점 1), 구성요소 3은 그 용도가 지방으로부터 분리된 프리오일을 배출하기 위한 것이고, 선행발명 1의 대응 구성요소는 지방으로부터 분리된 액체 및 공기를 배출하는 것이라고 기재되어 있을 뿐, 프리오일의 배출 여부에 대해서는 명시적인 기재가 없다는 점(차이점 2), 구성요소 4의 개폐 수단은 프리오일 배출구를 지방흡입시에는 폐쇄하고, 원심분리시에는 개방하는데 비하여, 선행발명 1에는 이에 대해 구체적으로 명시되어 있지 않다는 점(차이점 3), 구성요소 5는 원심분리시 프리오일을 통과시킬 수 있는 구멍 크기의 필터로 한정하고 있는 데 비하여 선행발명 1은 공기 및 액체가 자유로이 통과할 수 있는 5~50㎛를 거름망의 눈 크기로 한정하고 있다는 점(차이점 4)에서 차이가 있다.
그런데 구성요소 2의 패킹은 일반적인 구조인 점, 선행발명 1의 발명의 설명 등에 의하면 통상의 기술자라면 선행발명 1로부터 용기와 피스턴 헤드의 기밀을 위한 패킹 수단이 구비됨을 자명하게 파악할 수 있어 차이점 1은 쉽게 극복할 수 있다.
흡입된 지방으로부터 지방의 생착률을 높이기 위해 ‘프리오일’을 분리시켜 피스턴 후방으로 배출시키고자 하는 기술사상은 이미 선행발명 1에 실질적으로 나타나 있고, 더욱이 지방이식을 하기 전에 인체로부터 흡입된 지방조직으로부터 원심분리를 통해 프리오일을 분리하는 것은 지방이식술 기술분야에 있어 잘 알려진 기술이었다 할 것이며, 또한 선행발명 1의 거름망이 프리오일을 통과시킬 수 있는 구멍 크기의 필터를 개시하고 있다 할 것이므로, 위 차이점 2, 4는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.
구성요소 4의 ‘개폐수단’은 결국 선행발명 1의 대응 구성요소인 첵크밸브나 단추형태의 마개와 동일한 구조적 특성과 기능을 갖고 있는 점, ‘지방 흡입 이식 주사기의 피스턴 헤드’에 관한 발명인 선행발명 1에 있어서도 지방 흡입 및 이식의 단계별로 마개의 개방 여부를 달리하는 인식이 드러나 있는 점 등에 비추어 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.
이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 및 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다.
키워드: 특허, 진보성, 등록정정, 특허법 제136조 제5항
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