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l 사건 개요
특허청 심사관은 출원발명에 관하여, ‘출원발명 청구항 1 내지 3은 인용발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다.’는 취지의 거절이유로 의견제출통지를 하였다. 원고들은 기존 출원발명 청구항 1에 청구항 3의 일부 구성요소를 병합하고 스위치누전방지부는 높이부재를 포함하는 것으로 추가 한정하여 보정서를 제출하고 이와 동시에 청구항 1의 스위치누전방지부는 높이부재를 구비하는 점에서 선행발명 1, 2와 차이가 있다는 이유를 들어 그 차이점을 주장하는 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정으로 병합된 구성요소에 대해서는 위 거절이유를 번복할만한 사항이 없고 높이부재에 따른 차이점은 주지관용기술을 통해 설계 시 쉽게 착안할 수 있는 단순한 설계변경에 불과한 것으로 위 거절이유는 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고들은 출원발명 청구항 1에 ‘스위치 박스는 상부 개방부와 박스덮개를 구비하고 그 바닥면에는 배수공이 형성되는 것’을 부가하는 보정을 통해 재심사청구를 하였고, 특허청 심사관은 이러한 재심사 보정은 인정되나 보정된 출원발명 청구항 1의 스위치 박스를 구성하는 ‘상부 개방부’, ‘박스덮개’는 선행발명 2의 ‘하우징 상부의 개방부’, ‘하우징의 개방부를 덮는 커버’와 실질적으로 동일하고, ‘배수공’은 통상의 기술자가 주지관용기술을 참작하여 설계 시 쉽게 착안할 수 있는 단순한 설계변경에 불과한 것이라 하여, 당초의 거절이유는 해소되지 못하였다고 하면서 거절결정(‘이 사건 거절결정’)을 하였다. 이에 대하여 원고들은 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 출원발명 청구항 1은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되므로 이 사건 거절결정이 적법하다고 판단하여 원고들의 위 심판청구를 기각하는 심결(‘이 사건 심결’)을 하였다.
l 판시 요지
구성요소 3-1, 3-1-1인 상부 개방부와 박스 덮개를 포함하는 스위치 박스(‘차이점 1’)와, 구성요소 4, 4-1, 4-2인 높이부재와 배수공을 포함하는 스위치 누전 방지부(‘차이점 2’)는 각각 선행발명 1에 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.
차이점 1은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.
1) 구성요소 3-1 및 3-1-1의 청구범위 특정: 구성요소 3-1 및 3-1-1의 스위치 박스는 배선 연결부 등을 내장할 수 있도록 구획된 내부 공간을 제공하고 유지보수를 위해 상부가 개폐되는 것으로 해석된다.
2) 선행발명의 대응구성: 선행발명 2는 전기적 연결장치가 구비된 상자의 일측에 개방부를 형성하고 이를 개폐하는 구성을 개시하고 있다.
차이점 2는 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 주지관용기술로부터 쉽게 도출할 수 있다.
1) 구성요소 4, 4-1, 4-2의 특정: 구성요소 4, 4-1, 4-2는 청구항 1의 기재에 따라, 통합배선 스위치부를 결로로 인한 수분으로부터 누전되는 것을 방지하기 위해 스위치 박스의 바닥면보다 통합배선 연결부를 높게 위치시키는 높이부재와 바닥면을 관통하여 수분을 외부로 배출할 수 있는 배수공을 포함하는 스위치 누전 방지부로 해석된다.
2) 주지관용기술로부터의 도출 가능 여부: 이와 같이 수분이 닿으면 성능 내지 수명이 저하 내지 단축되는 구성의 경우, 수분이 닿지 않게 하거나 수분을 제거하기 위한 수단을 구비하는 것이 기술상식이고, 이를 위해 위 차이나는 ‘높이부재’와 ‘배수공’과 같이 바닥에 수분이 있으면 바닥으로부터 높은 곳에 그 구성을 위치시키거나, 바닥의 수분을 배출시키기 위해 물 배출공을 구비하는 것은 당해 기술분야에서 널리 이용되는 주지관용기술로 봄이 타당하다.
아래 사정 등에 비추어 보면, 원고들의 재심사 보정에 의해 출원발명에 대한 새로운 거절이유가 발생하였다거나 의견서 제출기회를 제공하지 않은 절차상의 위법이 있다고 보기 어렵다.
1) 출원발명에 관해 특허청 심사관은 의견제출통지를 하면서 출원발명 청구항 1 구성요소 4의 ‘스위치 누전 방지부’에 대한 차이점에 관해 “해당 구성은 선행발명 2에서 하우징 내부를 밀봉하는 격젹에 실질적으로 동일한 것입니다(선행발명 2 칼럼[0118], 도면 3 참조).”라는 거절이유를 통지하였다. 원고들은 재심사 청구를 하면서 출원발명 청구항 1을 보정하고 이와 동시에 의견서를 제출하였는데, 그 의견서 내용을 보면, “선행발명 2의 [0118] 단락과 도면 3 및 6 등의 기술적 내용을 검토한 후, 선행발명 2의 문헌 어디에도 출원발명 청구항 1의 ‘박스 덮개’에 대응하는 기술구성을 기재하거나 암시하고 있지 아니하여 상술한 박스 덮개로 인한 발명의 현저한 효과를 기대할 수 없다.”는 취지로 주장하고 있다. 따라서 원고들은 재심사 보정으로 인한 추가 구성부분에 대해 선행발명 2에 관한 이견서 제출 기회를 제공받지 못하였다고 볼 수 없다.
2) 특허청 심사관은 원고들의 위와 같은 재심사 보정 및 의견서 내용을 검토한 후, 재심사 보정을 통해 추가 한정된 스위치 박스의 구조에 대해 거절결정을 하였는데, 그 이유는 기 통지된 의견제출통지서의 거절이유와 동일한 “선행발명 2 칼럼[018], 도면 3”을 근거로 하고, 새로운 선행발명이 추가되거나 동일한 선행발명 중의 다른 실시예를 기초로 한 것이라고 볼 수 없으므로, 이를 새로운 거절이유에 해당한다고 보기 어렵다.
3) 원고들의 재심사 청구에 대해서는 특허법 제47조 제1항 제3호에 따라 재심사 청구를 할 때에만 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있을 뿐이고, 다른 사정이 없는 한 추가적인 명세서 보정이 허용되지 않는다. 만일 원고들의 주장과 같이 재심사 청구에 따른 명세서 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것이라면, 특허청 심사관은 재심사 당시 결정으로 그 보정을 각하하였어야 한다(특허법 제51조 제1항).
4) 원고들의 재심사 보정 내용 중 ’배수공‘ 부분에 대한 거절이유 부분은 앞서 본 바와 같이 선행발명들을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술에 근거한 것이고, 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 습식 시공 가능한 발열 매트의 배선 연결 구조, 진보성 부정, 의견 제출 기회 제공 긍정, 새로운 거절이유 발생 부정, 주지관용기술, 주요한 취지가 부합(주지부합), 누전방지, 박스 덮개, 배수공
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