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l 사건 개요
원고는 특허발명의 전용실시권자로서, 피고 실시제품들이 특허발명의 정정된 청구항 3(‘제3항 정정발명’)의 권리범위에 속한다고 주장하면서 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다.
l 판시 요지
제3항 정정발명의 구성요소 3-2는 DNA 단편 혼합물을 구성하는 데옥시리보뉴클레오티드의 평균 분자식이 C9.83H12.33N3.72O6.01PNa이고, 감정결과를 토대로 한 피고 실시제품들의 평균 분자식은 C8.90H13.66N3.45O4.82PNa1.11이어서 그 평균 분자식에 차이가 있다. 또한 피고 실시제품들의 분자식 중 O는 제3항 정정발명의 구성요소 3-2에 비하여 19.8%나 차이가 나서 실험오차 범위를 벗어난 차이라 볼 수 있다. 따라서 피고 실시제품들은 제3항 정정발명의 구성요소 3-2와 차이가 있다.
제3항 정정발명의 구성요소 3-5는 용해도가 물, 알칼리, 알코올에 난용성이고 에테르와 아세톤에 불용성인데 비해, 피고 실시제품들의 원료인 Sodium DNA는 물과 알칼리 수용액에 1g당 각 40㎖부터 용해되고 에탄올, 에틸에테르, 아세톤에 0.1g당 각 2,000㎖에서도 용해되지 않는다는 점에서 차이가 있다.
아래와 같은 이유로 정정 후 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ’중성의 pH에서 어류 정액 또는 알 자체에 함유된 효소로 단백질을 분해하는 공정을 수행하여 DNA 중합체 단편들의 복합체를 분리함으로써 보다 친환경적이고 안전하며 높은 수율로 DNA 중합체 단편 복합체를 얻는 것‘이다.
1) 특허발명의 명세서로부터 어류로부터 DNA를 추출하는 방법 및 DNA 중합체 단편을 분리 추출하는 방법은 출원일 당시 널리 알려져 있었음을 알 수 있다.
2) 생체 물질을 재료로 하여 의약품, 화장품 등의 원료 물질을 생산하는 경우에 끓임으로써 그 재료 및 생산물의 멸균상태를 확보한다는 기술사상은 당연하고도 필수적인 사항으로 볼 수 있고, 선행발명 2에서도 단백질 가수분해 공정에 이어 약산성으로 혼합물의 pH를 조정하고 끓여서 멸균하고 있는 것을 확인할 수 있다. 그러므로 특허발명의 ’약산성 및 100~109℃ 온도에서 멸균공정을 수행하여 DNA 중합체 단편 복합체를 얻는 것’이라는 기술사상은 공지되었거나 공지된 것과 다름없는 것이다.
3) 특허발명의 출원 전 문헌에는 산성 환경에서 열처리를 통하여 DNA를 단편화하는 기술이 개시되어 있는데, 정정 후 특허발명의 분자량저감공정에서도 이와 마찬가지로 pH를 산성인 4.0~4.2 범위로 조절한 후 68~70℃에서 4시간 동안 교반하여 DNA를 단편화하고 있으므로 분자량저감공정에 관한 정정 후 특허발명의 기술사상도 출원전 이미 공지되어 있었다.
그런데 제3항 정정발명의 기술사상의 핵심은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과하므로, 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없다. 따라서 이와 같은 경우에는 제3항 정정발명의 기술사상의 핵심이 피고 실시제품들에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.
1) 우선 위에서 살펴 본 구성요소 3-2의 차이에 관하여 보건대, 정정 후 특허발명의 명세서에 구성 3-2의 DNA 단편 혼합물을 구성하는 데옥시리보뉴클레오티드의 평균 분자식에 대한 기술적 의의를 파악할 수 있는 기재가 없고, 어류 정액의 평균 분자식의 차이에 따른 효과도 이 기술분야의 통상의 기술자에게 알려져 있다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 생체물질에서 추출하는 DNA를 원하는 임의의 평균 분자식으로 추출하기도 어려운 것이어서, 제3항 정정발명의 구성요소 3-2의 평균 분자식에서 구체적 수치로 특정된 피고 실시제품들의 평균 분자식으로 변경하는 것이 통상의 기술자에게 용이하다고 보기는 어렵다.
2) 또한 구성요소 3-5의 차이에 관하여 보건대, 의약품은 수용액 상태에서 인체 내로 흡수되는 것이라서 의약품의 용해도는 중요한 특성이라 볼 수 있고, 알코올에 대한 피고 실시제품들의 용해도가 제3항 정정발명과 차이가 있어서 그 효과가 인체 내에서 동일하다고 볼 수 없다.
키워드: 특허, 금지청구, 폐기청구, 어류 정액 또는 알로부터 분리된 ＤＮＡ 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법, 균등침해 부정, 제조방법이 기재된 물건발명, 기술사상의 핵심이 이미 공지, 평균 분자식, 난용성, 불용성, 의약품
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