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l 사건 개요
원고들은 피고를 상대로 특허발명 청구항 11(이하 ‘제11항 발명’)에 대한 특허무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 제11항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 비교대상발명 2 또는 비교대상발명 2(선행발명 1)와 비교대상발명 1, 3, 4(선행발명 3, 5, 4) 중 어느 하나의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
제11항 발명의 에스테르 (a)와 에스테르 (b)는 둘 다 부분 에스테르이고, 에스테르 (a)와 에스테르 (b)의 상대적인 중량비가 1:2 내지 2:1로 한정되어 있는 반면에, 선행발명 1에는 이에 관하여 명시적인 기재가 없다(차이점 1). 제11항 발명의 구성요소 4는 0.2중량% 이하의 황 함량을 가지는 것으로 한정한 것인 반면, 선행발명 1에는 황 함량에 대하여 별다른 한정이 없다(차이점 2).
아래와 같은 이유로 차이점 1과 관련된 제11항 발명의 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 제11항 발명의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다.
1) 글리세롤 모노에스테르와 같은 부분 에스테르 화합물이 윤활성 첨가제로 사용될 수 있다는 점은 특허발명이 속한 기술분야의 주지관용기술에 해당한다. 통상 지방산 에스테르와 글리세롤 간의 에스테르 교환 반응(글리세롤 분해, Glycerolysis)에 의하여 형성되는 에스테르 혼합물이 주로 부분에스타르라는 점 역시 통상의 기술자에게는 자명한 기술상식에 해당한다.
2) 따라서 이를 알고 있는 통상의 기술자라면 선행발명 1의 기재들을 접하였을 때, 실시예 1의 혼합물 AK. 1은 주로 부분 에스테르에 해당한다는 것을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이고, 설령 실시예 1의 혼합물 AK. 1이 주로 부분 에스테르가 아니라고 할지라도, 앞서 살핀 것처럼 글리세롤 모노에스테르와 같은 부분 에스테르 화합물이 윤활성 첨가제로 사용될 수 있음이 주지관용기술에 해당하는 이상, 통상의 기술자가 선행발명 1의 실시예 1의 혼합물 AK. 1로부터 부분 에스테르 혼합물을 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 한다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 제11항 발명과 마찬가지로 최종 에스테르들이 주로 부분 에스테르에 해당하는 것들을 포함한다는 것을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 선행발명 1의 실시예 1의 혼합물 AK. 1로부터 부분 에스테르 혼합물을 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있을 것으로 보이지도 않는다.
3) 특허발명 명세서에는 달리 에스테르 (a)와 에스테르 (b)의 상대적 중량비를 1:2 내지 2:1로 한정한 것의 기술적 의의나 그 수치 한정범위에 임계적 의의가 있음을 인정할 만한 기재가 없다.
4) 선행발명 1의 기재로부터, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 윤활성 첨가제는 두 개의 이중 결합을 가지는 카르복실산인 리놀레산을 포함할 수 있음을 알 수 있고, 최종 에스테르가 탄소 사슬 내의 이중 결합의 수가 1개인 산인 올레산 및 에루스산과, 탄소 사슬 내의 이중 결합의 수가 두 개 이상인 산인 리놀레산 및 리놀렌산을 포함할 수 있는 것임을 알 수 있다. 즉, 선행발명 1에서 일-불포화 모노카복실산에 속하는 올레산 및 에루스산은 성분비의 합이 58중량%이고, 다-불포화 모노카복실산에 속하는 리놀레산 및 리놀렌산은 성분비의 합이 28중량%이므로 두 성분 간의 성분비는 2.07:1에 해당함을 알 수 있는바, 이는 제11항 발명에서 한정한 에스테르 (a)와 에스테르 (b)의 상대적 중량비 1:2 내지 2:1의 범위를 벗어난 것인 하지만 이에 매우 근접한 것이다.
5) 이러한 사정에다가, 아래에서 보는 바와 같이 제11항 발명의 효과가 선행발명 1에 비하여 이질적이거나 현저하다고 보기 어려운 점을 보태어 보면, 제11항 발명에서 에스테르 (a)와 에스테르 (b)의 상대적 중량비를 1:2 내지 2:1로 한정한 것은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 해당한다.
가) 특허발명 명세서의 실시예에 기재된, 제11항 발명에 해당하는 GMO와 GML이 대략 동일한 중량비로 혼합된 첨가제가 GMO(에스테르 (a)에 해당하는 글리세롤 모노올레이트) 또는 GML(에스테르 (b)에 해당하는 글리세롤 모노리놀레이트)을 단독으로 사용한 첨가제에 비하여, 저온에서 보다 여과성이 우수한 효과 및 저온 저장에 이어 여과한 후에도 우수한 윤활성을 유지하는 효과를 가진다고 보기는 어렵다.
나) 나아가 선행발명 1도 이 사건 특허발명과 마찬가지로 저온에서의 여과성 문제를 인식하고 있다.
다) 또한, 통상 순항고도가 매우 높아 외기 온도가 –50℃에 이르는 항공기의 경우에는 저온 조건에 대한 문제를 해결해야 한다는 점은 해당 업계의 요구이자 통상의 기술자라면 충분히 인식하는 사항이라 볼 수 있고,같이 선행발명 1에는 윤활성 첨가제인 모델 혼합물 AK. 1을 함유하는 항공 등유(첨가제 A)의 내마모(윤활성) 특성은 무첨가-항공 등유 또는 상용 첨가제를 함유하는 항공 등유(첨가제 B, C)의 내마모 특성보다 상당히 우수하다는 실험 결과가 나타나 있으므로, 위와 같은 인식을 가진 통상의 기술자라면 항공기에 사용되는 항공 등유와 관련된 선행발명 1의 위 내용들로부터, 선행발명 1도 저온에서의 내마모성(윤활성)을 개선시키는 효과(내지 기술적 과제)를 가지는 것임을 충분히 알 수 있다
라) 따라서 선행발명 1은 저온에서의 내마모(윤활성)을 개선시키는 것뿐만 아니라 저온에서의 여과성 저하를 개선시킬 수 있는 효과(내지 기술적 과제)를 가진다고 볼 수 있으므로, 제11항 발명에 기재된 GMO 및 GML이 대략 동일한 중량비로 혼합된 윤활성 첨가제가 가지는 효과가 선행발명 1에 비하여 이질적이거나 현저하다고 보기 어렵다.
아래와 같은 이유에서, 차이점 2와 관련된 제11항 발명의 구성 역시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.
1) 통상 디젤 연료유나 제트 연료유가 0.2중량% 이하의 황 함량을 가진다는 것은 특허발명의 우선권 주장일 전에 통상의 기술자에게는 널리 알려진 사항이다.
2) 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 1을 접하였을 경우에, 선행발명 1의 수소화에 의해 고도로 정제된 중간 증류 연료유도 0.2중량% 미만의 황 함량을 가져야 함을 쉽게 인식할 수 있다.
키워드: 특허, 등록무효, 첨가제 및 연료유 조성물, 항공 등유, 디젤 연료유, 제트 연료유, 이질적이거나 현저한 효과 부정, 진보성 부정, 에스테르 혼합물, 부분 에스테르, 상대적 중량비 한정,
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