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l 사건 개요
원고는 특허심판원에 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정심판을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원은 “이 사건 정정심판청구에 의한 이 사건 특허발명의 청구항 4항, 5항은 그 출원일 전에 출원된 선행발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였다”라는 정정불인정 이유가 포함된 의견제출통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 의견서를 제출하였으나 특허심판원은 이 사건 특허발명의 청구항 4항, 5항은 원고의 정정심판청구에 의하여 정정되더라도 그 출원일 전에 출원된 선행발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 우선, 이 사건 정정 후 제4항 발명의 확대된 선출원에 관한 규정 위반 여부에 대해 살펴보건대, 해당 특허발명의 구성요소 중 ‘히트파이프 어셈블리를 지지하는 지지 어셈블리’, ‘공기가 통과하도록 히트파이프 어셈블리를 커버하는 공기 덕트 어셈블리’이고, 그 ‘지지 어셈블리’는 히트파이프 어셈블리를 지지하고 ‘공기 덕트 어셈블리’는 공기가 통과하도록 히트파이프 어셈블리를 커버하는 반면, 선행발명은 하부 외곽 구조물 및 상부 외곽 구조물의 형상 및 기능에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있다. 그러나 선행발명의 도면에 따르면 IGBT 모듈, 블록, 히트파이프 및 냉각기로 이루어진 히트파이프 어셈블리가 도시되어 있고, 또 히트파이프 어셈블리와 이를 고정・지지하기 위한 하부 외곽 구조물 및 공기가 통과하는 상부 외곽 구조물이 결합된 냉각장치 전체가 도시되어 있음을 알 수 있는바, 정정 후 제4항 발명의 지지 어셈블리와 선행발명의 하부 외곽 구조물, 상부 외곽 구조물의 형상 및 기능이 실질적으로 동일하다고 할 것이다. 나아가, 이 사건 정정 후 제4항 발명의 구성요소 9, 10의 공기 덕트 어셈블리는 전면, 후면 및 하면은 개방되고 방열핀의 상면과 좌우측면을 덮도록 구성되며, 좌우측면 하단에는 체결홈 판이, 양측면 상단과 중단에는 연결 레일이 구비되는 반면, 선행발명은 상부 외곽 구조물의 형상에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있으나 전면, 후면 및 하면이 개방된 공기 덕트에 체결홈 판, 연결 레일을 마련하는 기술은 해당 기술분야에서 주지관용기술이며, 비록 선행발명의 도면에 디스크형 전력스택의 방열부 구성이 구체적으로 도시되어 있지 않더라도 방열부 구성은 주지관용기술이므로, 통상의 기술자는 디스크형 전력스택의 공기 덕트의 형상에 관하여 알 수 있고, 나아가 방열부 구성들은 모듈형 전력스택과 직접적으로 결합되는 구성이 아니라는 점에서 디스크형 전력스택의 구성들을 그대로 채용하더라도 냉각 성능에 별다른 영향을 미친다고 보기 어려우므로 이와 같은 방열부 구성들의 부가에 의해 새로운 효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 선행발명에 전면, 후면 및 하면이 개방된 공기 덕트의 형상 및 결합방식, 체결홈 판, 연결 레일 등에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 선행발명에는 이러한 구성들이 내재되어 있거나 또는 주지관용기술을 부가한 정도에 지나지 않는다. 따라서 정정 후 제4항 발명은 그 출원일 전에 출원된 선행발명의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당하므로 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였다.
(2) 다음으로 정정 후 제5항 발명의 확대된 선출원에 관한 규정 위반 여부에 대해 살펴보건대, 정정 후 제5항 발명은 정정 후 제4항 발명의 종속항 발명으로서 ‘히트파이프 어셈블리는 좌측 히트파이프 어셈블리와 우측 히트파이프 어셈블리로 이루어진 복수의 히트파이프 어셈블리인 것’을 특징으로 하는데 선행발명에는 히트파이프를 좌우대칭 구조로 구성하는 것이 기재되어 있으므로 정정 후 제5항 발명은 선행발명의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당한다. 결국, 정정 후 제4, 5항 발명은 선행발명의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당하므로 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였으므로 “정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다”는 정정요건을 충족하지 못하였다.
키워드: 특허, 등록정정, 확대된 선출원, 발명의 동일성, 전력반도체 냉각용 히트파이프 어셈블리 및 전력반도체 제어용 냉각기
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