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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 “이 사건 특허발명 정정 전 이 사건 특허발명 중 청구항 2항, 4항 및 5항은 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 한편, 원고는 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정심판을 청구하였으나 특허심판원은 정정 후의 청구항 4항 및 5항은 여전히 선행발명 1과 실질적으로 동일한 발명이라는 이유로 그 정정심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 이 사건에서 쟁점이 된 이 사건 특허발명은 4항과 5항으로서 우선 이 사건 제4항 특허발명의 확대된 선출원에 관한 규정 위반 여부에 대해 살펴보건대 해당 특허발명의 구성요소 중 ‘히트파이프 어셈블리를 지지하는 지지 어셈블리’, ‘공기가 통과하도록 히트파이프 어셈블리를 커버하는 공기 덕트 어셈블리’이고, 그 ‘지지 어셈블리’는 히트파이프 어셈블리를 지지하고 ‘공기 덕트 어셈블리’는 공기가 통과하도록 히트파이프 어셈블리를 커버하는 반면, 선행발명 1은 하부 외곽 구조물 및 상부 외곽 구조물의 형상 및 기능에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있다. 그러나 선행발명 1의 도면에 따르면 IGBT 모듈, 블록, 히트파이프 및 냉각기로 이루어진 히트파이프 어셈블리가 도시되어 있고, 또 히트파이프 어셈블리와 이를 고정・지지하기 위한 하부 외곽 구조물 및 공기가 통과하는 상부 외곽 구조물이 결합된 냉각장치 전체가 도시되어 있음을 알 수 있는바, 이 사건 제4항 특허발명의 지지 어셈블리, 공기 덕트 어셈블리와 선행발명 1의 하부 외곽 구조물, 상부 외곽 구조물의 형상 및 기능이 실질적으로 동일하다고 할 것이다. 나아가, 이 사건 제4항 특허발명의 ‘지지 어셈블리에 배치되며, 제1,2 전력반도체 소자와의 입출력을 위한 입출력 단자부’ 구성요소는 선행발명 1에 구체적으로 명시되어 있지 않은 점에서 차이가 있으나 전력반도체 소자와 도선을 연결하는 수단으로 입출력 단자부를 마련하는 기술은 주지관용기술이므로 통상의 기술자가 쉽게 부가할 수 있는 구성이라는 점에 대하여 양 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 사건 제4항 특허발명은 그 출원일 전에 출원된 선행발명 1의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당하므로 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였다
(2) 다음으로 이 사건 제5항 특허발명의 확대된 선출원에 관한 규정 위반 여부에 대해 살펴보건대, 이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제4항 특허발명의 종속항 발명으로서 ‘히트파이프 어셈블리는 좌측 히트파이프 어셈블리와 우측 히트파이프 어셈블리로 이루어진 복수의 히트파이프 어셈블리인 것’을 특징으로 하는데 선행발명 1에는 히트파이프를 좌우대칭 구조로 구성하는 것이 기재되어 있으므로 이 사건 제5항 특허발명은 선행발명 1의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당한다. 결국, 이 사건 제2, 4, 5항 특허발명은 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하였으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 확대된 선출원, 동일성, 전력반도체 냉각용 히트파이프 어셈블리 및 전력반도체 제어용 냉각기
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