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l 사건 개요
원고의 출원에 대해 D 가부시키가이샤(이하 ‘D’)가 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다는 취지로 이의신청을 하였고, 특허청은 출원상표가  (이하 ‘선사용상표’)과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 이의결정 및 등록거절결정을 하였고, 원고는 이에 대한 불복심판을 청구하였다.
특허심판원은 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 거절이유를 추가로 제시하였고, 그에 따라 다른 거절이유를 살펴 볼 필요 없이 출원상표의 등록이 거절되어야 한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
출원상표를 네이버 어학사전에 입력하면 검색되는 영단어 ‘Rubicelle’의 의미(알루미늄과 마그네슘의 산화물로 이루어진 광물)와 원고가 주장하는 출원상표의 의미(7월의 상징석인 루비와 셀 사이언스의 노하우를 결합), 우리나라의 영어 교육 수준 및 출원상품의 지정상품과 관련한 거래 실정 등을 종합하여 보면, 일반 수요자 및 거래자들은 붉은 빛을 띠는 보석의 한 종류인 ‘루비’(Ruby) 정도와 관련된 것으로 관념할 수 있을 것으로 보이는데, 출원상표가 위와 같은 광물 또는 보석의 의미로 관념되는 한 그 지정상품인 ‘화장용 얼굴 파우더, 화장용 오일, 화장용 크림’ 등과 관련하여 원재료나 품질을 보통으로 표시한 것으로 볼 수 없다.
아래와 같은 이유로 출원상표가 그 지정상품 중 ‘화장용 얼굴 파우더, 화장용 탤컴파우더, 화장용 파우더’와 관련하여 화장용 퍼프 또는 스펀지의 재질에 따른 한 종류인 ‘루비셀 퍼프’를 직감하게 하므로 이른바 성질표시 표장에 해당한다는 취지의 피고 주장은 이유 없다.
1) D는 그가 독자적으로 개발한 폴리우레탄 폼을 이용한 ‘화장용 퍼프, 화장용 스펀지’ 등의 사용상품에 선사용상표를 표시하여 제품을 생산, 판매 해 왔고, 국내에 선사용상표에 대한 상표등록을 마친 것을 비롯하여 일본, 프랑스 등에서 상표등록을 마쳤다.
2) D는 화장용 퍼프, 스펀지를 일본의 무역회사를 통하여 한국의 주식회사 N, 주식회사 E에 공급해 왔고, 주식회사 N과 선사용상표에 관한 통상사용권 설정계약을 체결한 바 있으며, 주식회사 E는 수입한 화장용 스펀지를 주식회사 A, 주식회사 N 등 국내 화장품 회사들에게 납품하거나 가공하여 판매하였고, 국내의 위 화장품 회사들은 인터넷 쇼핑몰을 통하여 ‘핏걸 루비셀 퍼프’ 등을 판매하였다.
3) 이 사건 심결일 기준으로 인터넷 신문 기사 등에서 ‘루비셀’과 관련하여 ‘일본산 고가 루비셀 퍼프’ 등과 같은 표현들이 사용되거 있었다. ‘루비셀’이 화장품 업계에 알려지게 된 것은 D가 개발, 생산한 선사용상표가 사용된 화장품이 사용된 화장용 스펀지, 퍼프 제품이 한국으로 수입, 판매되기 시작하면서부터인 것으로 보인다.
4) 피고가 제출한 증거들만으로는 D의 ‘루비셀’ 제품과 동일한 재질, 구조, 형상, 기능을 가지는 화장용 퍼프용 원단이나 재료를 D가 아닌 국내, 국외의 다른 제3의 회사나 업체가 생산, 제조하여 위와 같은 국내의 화장품 회사들에게 판매한 사실이 있다거나, 그와 같은 제3의 원단 제조업체들이 D의 ‘루비셀’ 제품과 같은 재질, 구조, 형상, 기능의 제품을 ‘루비셀’이라는 명칭으로 화장품 회사들에게 공급하고 있다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
5) D가 관련 등록취소 사건에서 패소하여 선사용상표가 그 등록이 취소되기는 하였으나, 이는 D가 일정 기간 동안 선사용상표를 국내에서 상표로서 사용하였다는 증거가 없다는 의미일 뿐이고, 출원상표에 대한 이의결정이나 이를 인용한 거절결정에서도 출원상표의 출원 당시 적어도 일본을 중심으로 ‘화장용 퍼프, 화장용 스펀지’ 등의 분야에서 특정인의 상품으로 인식되어 있는 상표라고 인정한 점, D가 관련 등록무효 사건에서 대응한 내용이나 출원상표에 대하여 이의신청을 한 점까지 종합하여 보면, ‘루비셀’ 표장이 성질표시표장에 해당할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.
키워드: 상표, 거절결정, 루비셀, Rubycell, 화장용 퍼프, 화장용 스펀지, 성질표시 표장 부정, 기타 식별력 없는 상표 부정, 원재료 직감 부정, 화장용 파우더, 루비
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