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l 사건 개요
원고는 피고들이 공동하여 1,384,279,576원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였다(항소심에 와서 청구취지 확장).
l 판시 요지
1) 모인대상기술이 성과물 내지 성과 등에 해당하는지 여부
모인대상기술은 볼밸브의 구성품(바디, 캡, 스템 등) 중 볼을 라이닝하는 장치 내지 방법에 관한 것이다. 종래에는 볼밸브용 볼을 라이닝하는 방식으로 수지용접 방식(어댑터 방식)이 사용되었는데, 이러한 방식은 볼의 사출 공정 후 어댑터 결합 부분을 수지로 채운 후 용접을 해야 함으로 인하여 발생하는 문제점이 있어 원고는 이를 해결하기 위하여 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식을 발명하고 이에 대하여 특허출원을 하고 그 등록을 받은 바 있다. 그런데 수지압력에 의한 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식 역시 연결핀과 지지구멍 간의 공차의 정도에 따라 3개의 연결핀이 동시에 빠지지 않을 경우 편심 불량이 발생하거나 연결핀이 빠지지 않은 부위를 사후적으로 용접해야 하는 등의 문제점이 있었고, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 원고는 모인대상기술을 개발하였다. 위와 같은 사정에다가, 피고 4가 모인대상기술과 실질적으로 동일한 발명에 대하여 모인출원하여 특허등록을 받았고, 이후 원고가 모인대상기술의 정당한 권리자로서 특허출원을 하여 특허결정을 받은 점, 원고가 모인대상기술을 개발하기 이전에 이와 동일·유사한 기술이 공지되었음을 인정할 증거가 없는 점, 원고가 2007. 5. 30.경 P로부터 액츄에이터 대신 유압실린더가 장착된 6인치 금형을 납품받는 등 모인대상기술을 원고의 볼밸브 생산과정에 적용한 것으로 보아 모인대상기술이 단순한 아이디어에 불과하지 않고 실제 제품생산에 적용할 수 있을 정도로 구체화된 기술로 보이는 점, 원고가 모인대상기술을 개발하기 위하여 상당한 시간 및 노력을 들였을 뿐만 아니라 상당한 비용을 지출하였을 것으로 보이는 점, 원고의 볼밸브 제품의 품질 우수성이 위 업체들이 원고와 거래하는 주요한 동기로 보이므로 모인대상기술은 볼밸브 시장에서 고객흡인력을 갖춘 것으로 보이는 점 등을 보태어 보면, 모인대상기술이 특허요건으로서 진보성이 부정되는지 여부는 별론으로 하고 적어도 ‘성과물’ 내지 ‘성과 등’에는 해당한다고 봄이 타당하다.
2) 피고들이 모인대상기술을 무단으로 사용하였는지 여부
피고 4가 모인대상기술을 모인출원하여 특허등록을 받고 모인대상기술을 이용하여 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매하여 온 점에다가, 다음과 같은 사실 및 사정을 보태어 보면, 피고들은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 원고의 성과물 내지 성과 등인 모인대상기술을 무단으로 사용하였다고 봄이 타당하다.
가) 피고 1, 2는 원고의 판매대리점을 운영하는 기간에 원고의 경쟁업체인 피고 4를 설립하고 각각 그 대표이사 및 사내이사로 취임하여 피고 4를 운영하였다. 피고 3은 아래에서 보는 바와 같이 원고에서 퇴사한 직후 피고 2에게 모인대상기술에 관한 개념도를 전달하고, 그 무렵 피고 4에 공장장으로 입사하여 모인대상기술을 사용한 라이닝 볼밸브 제품 등의 생산에 관여하였다.
나) 피고 2는 2012. 2. 말경 당시 원고에서 퇴사한 피고 3에게 특허출원에 필요하다며 ‘엑츄에이터를 사용하여 핀을 퇴출시키는 방법에 관한 도면’을 그려달라고 부탁하였고, 피고 3은 피고 특허발명의 출원일(2012. 4. 2.) 직전인 2012. 3. 19. 무렵 피고 2에게 3개의 공압 또는 유압실린더를 이용하여 핀을 제거한다는 모인대상기술 내용의 핵심이 도시된 개념도를 제공하였으며, 피고 3은 위 개념도를 제공하는 과정에서 피고 2로부터 피고 4가 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하려고 한다는 말을 듣자, 피고 2에게 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하는 것은 문제가 있다는 취지로 이의를 제기하기도 하였다.
다) 피고 4가 모인대상기술과 실질적으로 동일한 피고 특허발명을 특허출원한 것은 모인대상기술을 원고 내부에서 비공개로 사용하고 이를 외부로 공개하지 않으려고 하였던 원고의 의사에 반하는 것일 뿐만 아니라, 피고 1, 2가 원고의 직원으로 근무하고, 원고의 판매대리점을 운영하는 과정에서 모인대상기술을 획득한 것으로 보이는데, 이는 위 피고들이 원고의 취업규칙 및 대리점계약에 의하여 부과되는 비밀준수의무를 위반한 것으로 보인다.
3) 피고들 손해배상책임의 범위
부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의하여 손해액을 산정하기는 어렵고, 이 사건은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항 및 민사소송법 제202조의2에 의하여 손해액을 산정한다.
아래와 같은 사실 및 사정을 비롯하여 피고들이 원고의 모인대상기술을 무단 사용하여 동종 제품을 제작·판매하게 된 경위, 그 후에 현재에 이르기까지의 정황, 피고들이 도용한 모인대상기술의 내용 및 경제적 유용성, 피고들의 불법행위 및 부정경쟁행위 기간, 원고와 피고들 사이의 관계나 피고들 행위의 비난가능성 등 변론에 나타난 여러 사정을 종합하여 3억 원으로 산정한다.
가) 볼밸브는 볼 외에도 바디, 캡, 스템 등으로 구성되며, 이들 역시 불소수지(PFA)로 라이닝 작업을 하는데, 모인대상기술은 볼밸브용 볼의 라이닝에만 관련된 기술이다. 그런데 모인대상기술이 기술적으로 현저한 효과의 차이를 가져온다거나 그로 인하여 시장에서 대체 불가능한 지위를 보장하여 가격 경쟁을 회피할 수 있다고 보기 어렵다. 그러나 기존의 어댑터 방식에 비하여 볼 라이닝 공정에 드는 시간이 감축되고 용접 비용 등이 절약되므로 생산의 측면에서 양산성이 보장되고, 소비자에게는 용접 흔적이 없다는 점에서 구별되고 이는 내식성 등 볼밸브 제품에 요구되는 품질에 대한 신뢰도 향상에 기여한 것으로 보인다. 이러한 사정들을 고려하면 라이닝 볼밸브 제품의 매출액에서 모인대상기술의 기여도는 30% 정도라고 봄이 타당하다.
나) 피고 4의 2013년, 2014년, 2015년 영업이익 및 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지의 매출액, 영업이익률, 영업이익액
다) 비록 선행 민사판결의 소송물과 이 사건의 소송물이 달라 선행 민사판결의 기판력이 미치지는 않지만, 선행 민사판결에서 인정된 손해배상액에는 2012년부터 2015년경까지 피고 4가 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매한 것으로 인한 손해배상액도 포함되어 있으므로, 이 사건의 손해배상액의 산정에는 이를 어느 정도 반영할 필요가 있다.
4) 피고들의 단기 소멸시효(3년) 완성 주장에 대한 판단
원고가 소장에서 언급하고 있는 사정은 영업비밀인 볼밸브 생산기술(볼밸브 구성품 도면, 작업표준서, 제작기준서 등)의 유출에 관한 것일 뿐이고, 볼밸브용 볼의 라이닝에 관한 모인대상기술의 유출 등 무단 사용행위를 구체적이고 현실적으로 안 시점은 나타나 있지 않고, 더욱이 피고 특허발명이 모인대상기술의 모인출원이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다는 법원의 판단이 2018. 11. 23. 처음 있었던 점에 비추어 보면 원고로서는 이 사건 소 제기 당시까지도 앞서 본 피고들의 공동불법행위 내지 부정경쟁행위를 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.
키워드: 특허, 부정경쟁방지법 카목 성과물 무단 사용행위 인정, 공동불법행위 인정, 볼밸브, 볼 라이닝, 수지용접, 단기소멸시효 완성 부정
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