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l 사건 개요
원고는 2021. 12. 29. 특허심판원 2021정152호로 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 청구항 2를 삭제하고 청구항 2에 기재된 구성과 발명의 설명에 기재된 구성을 정정사항 1 내지 4로 구분하여 청구항 1에 추가하여 정정심판청구를 하였다. 그러나 특허심판원은 2022. 4. 7. 이 사건 정정에 의한 정정사항 2 내지 4가 발명의 설명 및 청구범위 기재에 관한 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허법 제136조 제5항의 규정에 위배된 것이라는 취지의 정정의견제출통지를 하였다. 원고는 2022. 4. 28. 이 사건 정정을 보정하였으나, 특허심판원은 2022. 5. 19. 이 사건 보정이 심판청구시의 정정사항을 새로운 정정사항으로 바꾸는 것이어서 요지변경에 해당하여 부적법하고, 이 사건 정정은 발명의 설명 및 청구범위에 관한 기재를 불비하게 하는 것이어서 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반된다는 이유로 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
보정사항 1의 내용은 보정 전 명세서에 기재되지 않은 사항으로서 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것도 아니므로 이 사건 정정의 요지를 변경하는 것에 해당한다.
보정사항 2는 청구범위의 청구항 1에서 보정 전 ‘첫 번째 캠과 감지구는, 상기 레버를 수동으로 작동시켜 수문이 수동으로 자중 강하하게 했는지를 감지’를, ‘첫 번째 캠과 감지구는, 상기 레버를 수동으로 작동시킬 수 있는지를 감지’로 보정하는 것인데, 양자의 의미가 다른 점, 보정사항 2는 발명의 설명에 기재되어 있던 사항도 아닌 점, 통상의 기술자가 쉽게 이해할 수 있는 사항이라고 보기도 어려운 점 등에 비추어 요지변경에 해당한다.
그렇다면 이 사건 보정은 이 사건 정정의 요지를 변경하는 것이어서 부적법하다. 그러므로 이하에서는 이 사건 보정이 반영되지 않은 이 사건 정정을 기초로 정정의 적법 여부를 판단한다.
정정사항 2 내지 4는 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 것일 뿐만 아니라, 청구범위가 명확하지 않은 것이어서 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반되므로 부적법하다. 따라서 이 사건 정정은 발명의 설명에 따라 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없고 청구범위의 기재도 명확하지 않으므로, 특허법 제136조 제5항 규정에 위배되어 부적법하다.
키워드: 특허, 등록정정, 보정, 요지변경, 특허법 제136조 제11항, 제140조 제2항, 제136조 제5항
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