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l 사건 개요
피고는 등록상표가 그때까지 계속하여 3년 간 국내에서 그 지정상품 중 상품류 구분 제9류의 ‘apparatus for analyzing flue-gas’ 등 취소대상 지정상품에 사용되지 않았다는 이유로 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 취소대상 지정상품에 대하여 상표등록취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
인정사실 및 아래 사실, 사정을 종합하여 보면, 등록상표의 통상사용권자인 A에 의하여 국외에서 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표 1, 3이 그 포장에 표시된 ‘컨트롤 패널(Control panel)’ 및 ‘공통 패널(Common panel)’이 취소심판청구일 전 3년 이내에 각각 B 및 C에 의하여 국내에 수입되었다는 사실 및 위 ‘컨트롤 패널(Control panel)’ 및 ‘공통 패널(Common panel)’은 취소대상 지정상품 중 하나인 ‘보일러 제어기구’와 거래통념상 동일성이 인정되는 상품이라는 점이 인정된다. 따라서 등록상표는 그 통상사용권자인 알파 라발 올보르그 에이에스에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 취소대상 지정상품 중 ‘보일러 제어기구’에 관하여 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하다.
1) 원고의 상호는 ‘ALFA LAVAL’에 회사의 기업형태를 나타내는 ‘CORPORATE AB’라는 문구가 부가된 것이고, A 역시 ‘ALFA LAVAL’에 법인 소재지의 지명인 ‘Aalborg’ 및 기업 형태를 나타내는 ‘A/S’가 병기된 것으로 양자 모두 그 상호에 ‘ALFA LAVAL’을 포함하는 점, 원고가 ‘ALFA LAVAL’을 포함하는 다수의 상표(‘ALFA LAVAL CURVEFLOW’ 등)를 보유한 점 등에 비추어 보면 ‘ALFA LAVAL’은 원고 및 A 등이 속한 기업 집단의 식별표지로서 기능하는 것으로 보인다. 이러한 사정에다가 A는 원고가 그 소유지분의 100%를 소유하고 있는 원고의 완전 자회사인 점, 등록상표는 A의 상호에서 기업 형태를 나타내는 ‘A/S’라는 문자 부분만이 빠진 것과 동일한 점, 원고가 A가 그 상호 및 등록상표와 실질적으로 동일한 실사용상표 1, 3 등의 표장을 사용하는 데 이의를 제기하였음을 인정할 증거가 없는 점, 원고는 ‘ALFA LAVAL’이라는 문구를 그 상호에 포함하는 관련 회사들의 모회사로서 등록상표를 비롯하여 ‘ALFA LAVAL’이라는 문구를 포함하는 상표들을 관리하여 온 것으로 보이는 점 등을 보태어 보면, 원고는 그 자회사인 A에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용을 묵시적으로 허락하였다고 봄이 타당하다.
2) 등록상표(  )와 비교하여 실사용상표 3( )은 각 문구의 첫 글자를 제외한 나머지 부분이 알파벳 소문자로 되어 있다는 점에서 차이가 있다. 그러나 알파벳으로 된 문자부분을 포함하는 상표에서 대문자로 표시된 것을 소문자로 변경하거나 소문자로 표시된 것을 대문자로 변경하는 것은 거래통념상 흔히 일어나는 변경으로서 이로 인하여 알파벳으로만 구성된 문자 상표에서 표장의 호칭이나 관념에 변경이 초래되는 것은 아니므로 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 변경은 거래통념상 상표의 동일성을 해칠 정도는 아니라고 봄이 타당하다. 따라서 실사용상표 3은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다.
한편 실사용상표 1( )은 실사용상표 3과 표장을 구성하는 문자가 동일하고 다만 ‘Alfa Laval’ 부분과 ‘Aalborg’ 부분 사이에 마침표가 삽입된 점에서 차이가 있으나, 그러한 차이 역시 실사용상표 3은 물론 등록상표와 거래통념상 상표의 동일성을 해칠 정도는 아니라고 봄이 타당하다. 따라서 실사용상표 1 역시 등록상표와 동일성이 인정된다.
3) 실사용표장 1, 3은 A의 상호에서 기업 형태를 나타내는 ‘A/S’ 부분이 제외된 것이어서 A의 상호를 그대로 사용한 것이 아닌 점, 하나의 표장을 표시한 것이 상호를 표시한 것인 동시에 출처표시로서 상표를 표시한 것에 해당할 수 있으므로, 설령 피고 주장과 같이 실사용표장 1, 3이 A의 상호를 표시한 것에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 실사용표장 1, 3이 출처표시를 위하여 상표로도 사용되었음을 배제할 수 없고, 달리 A가 상품의 출처표시로서 실사용표장 1, 3을 사용한 것이 아니라고 볼 만한 사정이나 자료가 없는 점 등의 사정을 등록취소 심판에서의 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 관한 법리에 비추어 보면, 실사용상표 1, 3은 A의 상호를 단순히 표시한 것이어서 등록상표의 사용에 해당하지 않는다는 취지의 피고 주장은 이유 없다.
4) 제1수입에 관하여 ‘컨트롤 패널’ 등의 상품이, 제4수입에 관하여 ‘공통 패널’ 등의 상품이 모두 ‘부산항’에서 양하되어 국내에서 각 수입사인 B 및 C이 이를 인수하였음이 인정된다. 피고는 그와 관련되어 제출된 물품인도통지서 등인 원고 측 또는 제3자인 사인이 작성한 것이어서 그 기재내용 및 영상과 작성일자 등을 그대로 믿을 수 없다고 주장하나, 제3자가 작성한 선하증권 기재내용이 화물인도통지서 및 송장의 기재내용과 부합하는 점, 선하증권에 기재된 신용장(L/C) 번호가 송장에 기재된 신용장 번호와 일치하는 점, 화물인도통지서와 송장에 기재된 각 선박건조번호가 일치하는 점 등을 종합하여 보면 갑호증들은 진정성립이 인정되고, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
5)제1수입에 의하여 국내로 수입된 상품에는 상품태그 ‘L1’에 해당하는 컨트롤 패널 1개 및 상품태그 ‘3L2’에 해당하는 컨트롤 패널 1개가 포함되고, 제4수입에 의하여 국내로 수입된 상품에는 상품태그 ‘L1’에 해당하는 파워 패널 1개 및 상품태그 ‘L7’에 해당하는 공통 패널 1개가 포함된다. 그런데 원고의 상품태그가 C(=Boiler), F(=Burner) 등으로 구분되어 있는 점, 여기서 상품태그 L(=Control Panel)은 전체 보일러 시스템 중 컨트롤 패널 및 ‘Printer’, ‘Keyboard’ 등 컨트롤 패널에 부가되는 물품을 가리키는 것으로 보이는 점, 공통 패널은 1개 타입 이상의 보일러로 구성된 시스템에서 어떤 공통 기능을 가지는 여러 보일러 사이에 중복기능을 수행하도록 하기 위한 것으로서 이 역시 원고 상품태그 분류상 컨트롤 패널(L)에 속하는 점 등을 고려하면, 위 제품들은 모두 전체 보일러 시스템에서 보일러의 기능을 제어하기 위한 장치에 해당한다고 봄이 타당하고, 제1수입 및 제4수입에 의하여 국내로 수입된 위 상품들은 거래통념상 취소대상 지정상품 중 ‘보일러 제어기구(boiler control instruments)’와 동일한 상품이라 할 것이다.
키워드: 상표, 등록취소, ALFA LAVAL AALBORG, 보일러 제어기구, 지정상품의 거래통념상 동일성 인정, 표장의 거래통념상 동일성 인정, 불사용취소 사건에서 상표 사용의사, 상표와 상호. 통상사용권자 인정
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