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l 사건 개요
원고는 2021. 7. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2021당2129호로 심리한 후, 2022. 1. 4. 확인대상고안의 보정은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경에 해당하지 않고, 확인대상고안은 이 사건 제1항, 제5항 및 제6항 등록고안의 권리범위에 속한다고 판단하여, 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
피고의 주장과 같이 원고가 특정한 확인대상고안과 원고가 실시하는 발명이 다르다는 이유만으로는 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수 없다.
이 사건 고안의 명세서상, 찐 갑각류가 보온박스에 수납되기 전의 액체 용기의 열용량(비열, 부피 등) 및 수납 시 온도는 이 사건 제1항 등록고안의 주요 구성인 점, 보정 전의 확인대상고안의 알루미늄 캔 온도 ‘40℃ 이하(내외) 또는 실온’은 위 기술적 과제를 달성하지 못할 것으로 보이나, 보정 후의 확인대상고안의 알루미늄 캔 온도 ‘40℃ ~ 68℃’는 일정 온도 범위에서는 위 기술적 과제를 달성할 것으로 보이므로, 보정 전후로 이 사건 등록고안의 기술적 과제 달성 여부가 달라지는 점 등에 비추어 이 사건 심판 과정에서 확인대상고안의 보정은 보정 전후로 발명의 동일성이 유지되지 않아서 요지변경에 해당한다.
보정 전 확인대상고안은 수납공간 부피와 수납된 찐 갑각류의 중량, 액체 용기의 부피, 90분 경과 후 내부온도를 전혀 기재하지 않고 있으므로, 이 사건 제1항 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 없다.
설사 확인대상고안 보정이 적법하더라도, 보정 전후의 확인대상고안은 기능 및 작용효과에 현저한 차이가 있는 점, 보정 후 확인대상고안은 이 사건 고안의 권리범위에 속하기도 하고 속하지 않기도 하는 점 등에 비추어 보정된 확인대상고안 역시 이 사건 고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 없다.
따라서 이 사건 확인대상고안의 보정은 요지변경에 해당하여 부적법하고, 나아가 보정 전, 후의 확인대상고안은 모두 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 볼 수 없으므로, 요지변경된 이 사건 보정 후 확인대상고안을 대상으로 권리범위의 속부를 판단한 이 사건 심결은 나머지 점에 대하여 살필 필요 없이 위법하여 취소되어야 한다.
키워드: 실용신안, 등록무효, 확인대상고안 특정, 보정, 요지변경
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