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l 사건 개요
원고는 2019. 11. 15. 특허심판원에 피고들을 상대로 특허발명의 청구항 3 내지 7은 통상의 기술자가
선행발명을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 피고들은 등록무효심판이 계속 중인 2020. 2. 21. 발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다.
특허심판원은 위 정정청구는 적법하고 정정청구가 반영된 정정발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 등록무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
원고는 제3항 정정발명의 구성요소 2, 3의 ‘외측파이프’에 ‘제1외측파이프’가 반드시 포함되지 않는다고 해석되면, 확대된 선출원 규정에 위반될 수 있다고 주장하였다. 아울러 만일 구성요소 2, 3의 ‘외측파이프’에 ‘제1외측파이프’가 반드시 포함된다고 해석된다면, 진보성이 부정된다고 보아 피고와 의견차이가 있었다.
1. 제3항 정정발명의 ‘외측파이프’의 기술적 의미
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이 사건 특허발명의 [도 3a] |
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청구범위의 기재를 기초로 하여 제3항 정정발명의 ‘외측파이프’는 최외측에 설치되는 ‘제1외측파이프'를 반드시 포함한다고 해석하는 것이 타당하다. 제3항 정정발명의 청구범위에는 지지판에 일측이 연결되는 지지파이프에는 내측파이프 뿐만 아니라 외측파이프도 포함되므로, 외측파이프의 일측은 지지파이프에 반드시 연결되어야 한다.
2. 특허발명의 확대된 선출원 규정 위반 여부
특허법 제29조 제3항은 특허출원한 발명이, 그 특허출원일 전에 출원되고, 특허출원 후 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.
그러나 본 사안의 경우 제3항 정정발명 구성요소 2의 외측파이프는 그 일측이 ‘지지판’에 연결되는 반면에, 선행발명 3의 대응 구성요소는 최외측 압착지지관의 일측이 ‘지지핀에 의하여 지지되는 4단협착부’에 연결되는 점에서 서로 차이가 있다. 또한 제3항 정정발명 구성요소 3의 외측파이프는 일단이 지지판에 고정되는 반면, 선행발명 3의 대응 구성요소는 최외측의 압착지지관은 일측이 지지핀에 지지되는 4단협착부에 고정되는 점에서 서로 차이가 있다
양 발명의 기술적 구성의 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과한 것으로 볼 수 없다. 제3항 정정발명과 선행발명 3의 기술적 구성이 실질적으로 동일하다고 할 수 없으므로, 제3항 정정발명은 확대된 선출원 규정에 위반되지 않는다.
3. 특허발명의 진보성 부정 여부
구성요소 |
제3항 정정발명 |
선행발명(갑제5호증) |
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대표도면 |
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제3항 정정발명와 선행발명은 모두 ‘구획수단’에 관한 것으로서 일정 길이의 중공관을 길이방향으로 복수 개의 일정한 공간이 형성되도록 구획하는 점에서 동일하다. 그러나 제3항 정정발명의 구성요소는 내측파이프 타단에 고정된 압착부재가 신축부재를 압착함으로써 압착된 신축부재가 중공관의 내경면에 밀착되어 공간을 구획하는 반면, 선행발명 구성요소의 구획수단은 파이프에 복수 개의 구획공간이 형성된다는 점에서 양 구성은 서로 차이가 있다. 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명을 결합하더라도 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.
결론적으로 정정발명은 확대된 선출원 규정에 위반되거나 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로, 그 등록이 무효라고 할 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.
키워드: 특허, 등록무효, 발명의 보호범위, 확대된 선출원, 진보성, 멀티 그라우팅 주입장치
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