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l 사건 개요
특허청 심사관은 2019. 8. 20. 원고에게 출원발명은 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명을 결합하여
용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출통지를 하였다. 원고는 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.
원고는 재심사를 청구하면서 출원발명의 보정 전 청구항에 금속보호층의 제조방법에 관한 구성 및 복수의 전력선 유닛 중 적어도 하나의 전력선 유닛의 절연체는 주름골에 의해 눌려 변형이 발생하는 구성을 부가하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.
이에 원고가 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였고, 특허심판원 제1항 출원발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 제조방법이 기재된 물건 발명의 진보성 판단 기준
제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다
2. 제1항 출원발명의 진보성 여부
가. 제1항 출원발명의 청구범위
제1항 출원발명은 전체적으로 ‘광전 복합케이블’에 관한 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있으므로, 이는 곧 제조방법이 기재된 물건발명에 해당한다.
나. 제1항 출원발명과 선행발명들의 기술분야 및 목적
출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 전력공급을 포함하는 산업용 케이블이라는 점에서 기술 분야가 동일하고, 출원발명과 선행발명 2는 지면에 수직 방향으로 설치하는 경우 케이블 내부의 전력선 유닛 등이 외피로부터 분리되지 않도록 한다는 점에서 목적이 동일하다.
다. 제1항 출원발명과 선행발명 1과의 대비
제1항 출원발명의 전제부는 원격무선유닛을 그 대상으로 하지만, 선행발명 1의 전제부는 광통신
망유닛을 대상으로 한다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 아울러 제1항 출원발명의 구성요소 4는 케이블 코어의 외경을 Dc, 금속보호층의 주름산의 내경을 Do, 금속보호층의 주름골의 내경을 Di라 할 때, Di < Dc ≤ Do 의 관계에 있다고 하여, 이들의 관계를 한정하고 있으나, 선행발명 1에는 그러한 관계를 한정하고 있지 않다(차이점 2). 또한 제1항 출원발명의 구성요소 5는 파이프 형의 금속보호층을 프레싱하여 금속보호층의 주름을 형성하고 그 과정에서 케이블 코어에 포함된 전력선 유닛들 중 적어도 하나가 주름골에 의하여 눌려 그 절연체에 변형이 생긴 것인데, 선행발명 1은 금속 시스 내부의 소재가 주름골에 눌려 변형되었는지에 관하여 명시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).
차이점 1에 대해서 통상의 기술자는 선행발명 1의 대응 구성으로부터 제1항 출원발명의 전제부를
용이하게 도출할 수 있다. 차이점 2, 3의 경우 선행발명과 대비해 볼 때 목적과 기능이 공통되며 선행발명의 구성을 결합하는데 있어서 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.
따라서 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진
보성이 부정된다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.
키워드: 특허, 거절결정, 통상의 기술자, 진보성, 광전 복합케이블
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