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l 사건 개요
피고는 2020. 6. 8. 원고를 상대로 “원고가 실시하는 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다”는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2020당1742호로 심리하여, “확인대상발명은 자유실시기술에 해당되지 않고, 이 사건 제2항 발명은 미완성발명이라고 할 수 없으며, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.”는 이유로 피고의 이 사건 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 하는바(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조), 이때 자유실시기술의 근거가 되는 위 공지기술은 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 다투는 특허발명의 출원 전에 공지 내지 공연실시되었어야 한다.
구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항 본문은 ‘특허출원한 발명(이하 ‘후출원’ 또는 ‘후출원 발명’이라 한다)이 그 출원일 전에 출원하여 후출원 발명의 출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원(이하 ‘선출원’ 혹은 ‘선출원 발명’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없다’는 취지로 규정하고 있다. 위 조항은 선출원 발명과 후출원 발명이 실질적으로 동일한 경우 선출원이 공지되지 아니한 상태에서도 후출원의 등록을 배제하는 이른바 ‘확대된 선출원의 지위’를 갖는다는 것으로서 후출원 발명의 특허요건 하자에 관한 조항일 뿐, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부 내지 특허발명의 진보성 여부 판단 시 선출원 발명의 공지시점을 출원 시로 소급하여 인정하여 주는 조항이 아니다. 따라서 마치 구 특허법 제29조 제3항에 의하여 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명 2가 확인대상발명에 대해 자유실시기술이 될 수 있음을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없다.
확인대상발명이 이 사건 제2항 특허발명의 권리범위에 속하는지 살펴보면, 이 사건 제2항 발명의 구성요소 4는 진동판(200)이 케이싱(300)에 일단이 직접 고정되는 구성인데 반하여, 확인대상발명의 대응 구성은 케이싱(3000)의 내부 공간에 링 형상의 테두리부(2100)를 더 구비하고, 진동장치(2000)의 일단이 테두리부(2100)에 고정된다는 점에서 다소 차이가 있으나, 나머지 구성인 구성요소 4의 하나 이상의 진동판(220), 진동판(220)의 타단 끝단부에 부착되는 제1자석(230) 및 케이싱(300)에 위치되어 제1자석(230)과 척력 작용을 하는 척력자석(240)이 포함되는 구성과 확인대상발명의 3개의 진동판(2200), 진동판(2200)의 타단 끝단부에 부착되는 제1자석(2300) 및 케이싱(3000)에 위치되어 상기 제1자석(2300)과 척력 작용을 하는 척력자석(2400)이 포함되는 구성은 실질적으로 동일하다. 그렇다면, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 4를 그대로 포함하고, 거기에 링 형상의 테두리부(2100)만을 더 부가한 것이다. 또한, 확인대상발명과 이 사건 제2항 발명은 “보행 시 발생되는 진동판의 진동을 배가시키기 위해 자석간 척력을 이용한다”는 측면에서 기술적 사상 및 작동원리가 동일하다.
따라서 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 기술적 사상 및 구성을 그대로 포함하고 ‘테두리부’라는 새로운 구성만 더 부가한 것이므로 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명을 이용한 발명으로서 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.
결국 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 제2항 발명을 이용한 발명으로서 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.
키워드: 특허, 적극적 권리범위확인, 속함, 자유실시기술, 기능성 건강신발
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