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l 사건 개요
원고는 2017. 1. 11. 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 특허발명은 명세서 기재 요건을 충족하지 못하고, 보정에 의해 신규사항이 추가되었으며, 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.‘라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 위 심판청구를 2017당93호로 심리하여 2018. 1. 31. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 2018. 3. 19. 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송전 법원은 위 심결취소소송을 2018허2915호 사건으로 심리하여, 2019. 1. 25. 이 사건 제3, 6항 발명의 청구범위에 기재된 ‘난용성’ 및 ‘평균 분자식 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’라는 기재는 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 보기 어려워 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반되고, 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.
피고는 2019. 2. 11. 대법원에 상고를 제기하면서, 2019. 3. 27. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항의 ’평균 분자식‘을 ’DNA 단편 혼합물을 구성하는 데옥시리보뉴클레오티드의 평균 분자식‘으로, ’분자량‘을 ’DNA 단편의 분자량 범위‘로 한정하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 정정심판을 2019정34호 사건으로 심리한 다음 2019. 4. 23. 위와 같은 내용의 정정은 구 특허법 제136조에 규정된 정정요건을 충족하는 것이라는 이유로 정정을 인정하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다. 대법원은 위 상고사건을 2019후10296호 사건으로 심리하여, 2021. 12. 30. 이 사건 제1, 3항 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제3항 발명 중 ‘난용성’과 ‘평균 분자식’ 부분은 그 의미를 명확하게 파악할 수 있어 구 특허법 제42조 제4항 제2호 규정의 기재요건을 충족한다는 이유로 환송전 판결을 파기하고 이 법원에 환송하는 내용의 판결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 정정발명의 명세서에는 ‘효소분해공정’과 관련하여 ‘pH 7.0 ~ 7.4, 43 ~ 47℃ 온도범위의 용액에 넣고 효소분해시킨다.’, ‘용액의 pH를 7.2로 조절’, ‘용해기의 온도가 45℃가 되었는지 확인하여’ 등과 같이 기재되어 있고, 이는 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 ‘효소분해공정’과 대응되는 기재와 동일한 점, 이 사건 정정발명은 개방형 청구범위로 기재되어 있고, 실시예에 기재된 모든 요소를 그대로 청구범위에 기재하여야 하는 것은 아닌 점 등에 비추어 이 사건 제1항 정정발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 볼 수 없다.
이 사건 제3항 정정발명과 관련하여, ‘난용성’은 어떤 물질이 물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질을 의미하는 것으로 일반적으로 사용되는 용어이고, 이 사건 기술분야인 제약 분야에서도 통상의 기술자들 사이에서 위와 같은 의미로 사용되는 점, DNA가 물에 녹는다는 사정만으로 이 사건 제3항 정정발명이 실시 불가능한 발명이라거나 미완성 발명이라고 볼 수는 없는 점, 난용성은 사전적으로 ‘물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질’을 의미하므로, 이러한 사전적 정의에 ‘조금 녹는다’ 및 ‘녹기 어렵다’라는 성질이 배제된다고 보기 어려운 점 등에 비추어 이 사건 제3항 정정발명의 ‘난용성’인 DNA 단편 혼합물 부분은 실시가 불가능하거나 발명으로서 성립하지 못한 미완성 발명이라고 볼 수 없고, 명세서 기재 요건에 위배된다고 볼 수 없다.
이 사건 제3항 정정발명의 ‘평균 분자식이 C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’인 DNA 단편 혼합물이 실시 불가능하거나 미완성 발명에 해당한다고 볼만한 아무런 증거도 없다.
이 사건 정정발명 출원 전에 판매된 제품에 의하더라도 유효성분인 PDRN을 제조하는 방법이나 단위체(dAMP, dTMP, dGMP, dCMP)의 비율, 기타 분자식을 추정할만한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없는 점, 원고의 실험결과에 의하더라도 마찬가지인 점 등에 비추어 이 사건 제3항 정정발명은 그 출원 전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.
키워드: 특허, 미완성발명, 기재불비, 신규성, 진보성
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