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l 사건 개요
원고는 2020. 5. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 ‘확인대상발명은 이 사건 제1, 5항 발명의 권리범위에 속한다.’고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2020당1531호로 심리하여 2021. 4. 28. ‘확인대상발명은 피고의 이 사건 후등록 특허발명과 동일하고, 이 사건 제1, 5항 발명과 이용관계에 있지 않아 이 사건 심판청구는 이 사건 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리의 확인을 구하는 것으로 부적법하다.’는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
후출원에 의하여 등록된 발명(이하 ‘후등록 특허발명’라 한다)을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 양 발명이 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 허용되지 아니하고(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조), 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 한다.
한편, 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로(대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결, 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결 등 참조), 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구 범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결 참조).
확인대상발명은 이 사건 후등록 특허발명과 동일하지 않으므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 등록된 이 사건 후등록 특허발명의 효력을 부인하는 결과를 초래하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 없으므로 확인의 이익이 있는 적법한 청구에 해당된다.
이 사건 심결에는, 별지 기재와 같이 확인대상발명을 특정하였음에도 첨부된 도면만을 기준으로 확인대상발명과 이 사건 후등록 특허발명의 구성을 비교하여 서로 동일하다고 판단한 후, 이 사건 심판청구가 이 사건 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에 해당하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다고 보고 각하한 위법이 있다. 따라서 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판, 확인의 이익, 비유사, 후라이팬 뚜껑
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