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l 사건 개요
등록상표의 상표권자인 피고는 원고를 상대로 특허심판원 2021당1853호로 원고가 사용하는 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 “확인대상표장은 그 표장과 사용상품이 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일하거나 유사하다 할 것이므로, 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
확인대상표장 ‘  ’는 ‘ ’와 같이 원과 그 내부 중앙에 배치된 등대 형상, 하단에 배치된 물결 형상, 그리고 우상단에서 좌하단을 관통하는 비스듬한 선 형상으로 이루어진 도형 부분과 평이한 서체의 한글 ‘제주’, 세미콜론(;) 및 한글 ‘밤바다’( )로 구성된 문자 부분이 결합한 표장이다.
1)확인대상표장의 구성 중 도형 부분은 문자 부분과 연관지어 보면 등대가 비추는 ‘밤바다’를 묘사한 것으로 보이므로, 그 식별력이 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기 어렵고, 따라서 도형 부분만이 확인대상표장의 요부가 된다고 보기 어려운 점, 2)확인대상표장의 문자 부분 중 ‘제주’와 ‘밤바다’가 세미콜론(;)에 의하여 시각적으로 분리되어 있는 점, 3)그런데 확인대상표장의 사용상품(주점 프랜차이즈업)과 관련하여 확인대상표장의 문자 부분 중 ‘제주’는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 인정된다고 보기 어려운 반면 ‘밤바다’는 식별력이 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장 구성 중 문자 부분에서 ‘밤바다’ 부분은 요부에 해당한다. 그런데 확인대상표장의 요부인 ‘밤바다’ 부분은 등록상표와 외관, 호칭, 관념 면에서 실질적으로 동일하고, 확인대상표장이 등록상표와 동일·유사한 상품에 함께 사용되었을 때 수요자로 하여금 상품출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 보이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하다.
이에 대하여 원고는, 음식점·주점업과 관련하여서는 해당 음식점·주점 등의 종류, 형태, 콘셉트를 나타내는 식별력 없는 구성 부분도 포함하여 표장 전체로서 호칭·관념되는 것이 거래 실정이므로, 확인대상표장도 전체로서 또는 그 문자부분인 ‘제주밤바다’로서만 호칭·관념되므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 않다는 취지로 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
1) 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 주장하는 바와 같은 거래실정이 있음을 인정하기 어렵다. 원고가 전체로서만 호칭, 관념된다고 주장하는 사례 중 ‘양평해장국’ 등은 식별력이 없는 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘기술적 표장’이 결합한 것이어서 전체로서 호칭, 관념될 수밖에 없는 것이고, ‘죠스떡볶이’ 등은 식별력 있는 요부와 기술적 표장이 결합된 것이어서 원고 주장과 같이 전체로서 호칭, 관념된다고 하더라도 요부를 대비하여 상표 유사 여부를 판단하는 것을 배제하는 것은 아니다.
2) 오히려 확인대상표장은 문자 부분 중 ‘제주’와 ‘밤바다’가 세미콜론(;)에 의하여 시각적으로 분리됨으로써 확인대상표장은 ‘밤바다’로만 관념될 여지도 많으며, 따라서 확인대상표장의 문자 부분의 관념이 ‘제주’와 ‘밤바다’가 시각적으로 분리되지 않고 연결된 ‘제주밤바다’의 그것과 같다고 보기는 어렵다.
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